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Eduardo Varela Pezzano martes, 19 de febrero de 2013

CUÁNDO Y CÓMO USAR LA MARCA DE OTRO SIN VIOLAR LA LEY

En la ley hay casos excepcionales en los que se permite el uso de marcas de terceros sin permiso. 
 
Los abogados les decimos “usos honrados”, y aunque no son tan comunes en la práctica, están permitidos en la Decisión 486 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A continuación un resumen de lo que usted debe saber sobre el tema.
 
¿Hasta dónde llegan los derechos del titular de una marca registrada? 
 
Primero, siempre es importante recordar que el registro de una marca no le da derecho al titular para prohibir que terceros realicen los siguientes actos con su marca registrada: 
 
1. Anunciar en publicidad comparativa la marca registrada (TJCA, Proceso 40-IP-2011);
 2. Ofrecer en venta lícita la marca registrada; 
 3. Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; 
4. Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada;
 
¿Qué indicaciones puedo usar en el comercio sin violar los derechos de marca de terceras personas?
 
1. Su nombre, domicilio o seudónimo;  
2. Un nombre geográfico; y 
3. Cualquier otra indicación relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus artículos en venta o de la prestación de sus servicios. 
 
¿Cuándo tiene el uso de la marca de otro una finalidad informativa?
Cuando una persona tiene pensado utilizar la marca de otro para una finalidad informativa, primero debe verificar que se cumplan los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia de la CAN en el Proceso 89-IP-2011: 
 
1. Que la información no sea falsa ni engañosa; 
2. Que los anuncios en los que se hace mención a la marca ajena no contengan afirmaciones subjetivas que no puedan ser comprobadas o verificadas;  
3. Que la información en la comparación con la marca ajena, además de ser objetiva, se refiera a extremos o prestaciones análogas;  y
 4. Que la información se refiera a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.
 
¿Cómo no inducir a error a los consumidores al momento de usar la marca de un tercero?
 
El supuesto de no inducir al consumidor a confusión implica que el uso honrado de la marca registrada “…no dé la impresión que el producto o servicio en cuestión tenga un origen empresarial diferente al que realmente posee…(ni) …dé la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos” (TJCA, Proceso 89-IP-2011).
 
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