Expansión Viernes, 18 de octubre de 2013

El registro de marca de los clubes de fútbol se ha convertido en un sistema habitual para luchar contra la piratería de merchandising. Sin embargo, siempre puede aparecer algún tipo de contratiempo.

El Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ha visto como su solicitud de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (Iepi) ha sido bloqueada por la oposición del Barcelona Sporting Club (BSC), un equipo ecuatoriano.

“El BSC registró su marca hace más de 30 años y el club ha usado esta arma para oponerse a la solicitud del club español”, explica Silvia Benito, asesora de propiedad industrial de Pons Patentes y Marcas. El equipo latinoamericano ha alegado además que el registro del FC Barcelona alteraría su notoriedad y posicionamiento en el mercado de su país.

La letrada indica que, a falta de que el Iepi resuelva sobre este asunto, este tema podría tener tres soluciones: que se llegue a un acuerdo extrajudicial, que se decida que las dos marcas coexistan en el mismo territorio o que un juez tome una resolución que afecte a una de las partes, como imponer la nulidad del registro de marca del Barcelona Sporting Club.

Soluciones posibles
“Lo más probable en este asunto es que se alcance un acuerdo antes de llegar a los tribunales. Sin embargo, en el caso más extremo, el FC Barcelona podría solicitar a los tribunales la nulidad de registro del BSC”, añade Lola Garayalde, socia del área de deporte y entretenimiento de Baker & McKenzie.

“El juzgado podría dar la razón al club de la ciudad condal por su notoriedad internacional, porque se fundó en 1899 y que su escudo está vigente desde 1910, datos anteriores a los del BSC. Si este fuera el caso, el equipo ecuatoriano no podría volver a utilizar la marca que registró. Esto no implicaría un cambio de nombre, ya que las denominaciones no prestan a confusión. Sin embargo, es probable que el BSC no pueda utilizar su escudo, ya que es prácticamente idéntico al del club catalán”, añade Garayalde.

A pesar de que la vía de la anulación de registro parece poco probable, Benito asegura que la vía judicial para resolver este asunto sería rentable. “Llevar a cabo la defensa de este caso no representaría un coste superior a US$41.000, una cifra casi insignificante para un club como el FC Barcelona, que generó US$235 millones en merchandising en el último ejercicio”, comenta la letrada de Pons.

Aunque el asunto en el que se encuentra inmerso el FC Barcelona parezca una simple anécdota, son muchos los clubes europeos que se podrían encontrar con la misma situación en futuros registros de marca a nivel internacional. “En el mundo existen muchos ejemplos de clubes con la misma denominación. La Juventus FC de Turín tiene un hermano gemelo en Belize; lo mismo ocurre con el S.L. Benfica -con dos clubes angoleños y uno británico- o el Liverpool FC, que tiene una copia en Montevideo”, dice Maheta Molango, asociado senior del área de deporte y entretenimiento de Baker & McKenzie.

Otras duplicidades en los clubes de fútbol
“Lo que ha sucedido con el FC Barcelona puede ser el primer ejemplo de una larga lista de conflictos de registro de marca”, explica Lola Garayalde. La afirmación de la letrada se basa en el amplio número de duplicidades que existen en los nombres de cubles en el mundo. A los casos ya citados de la Juventus FC, el S.L. Benfica o el Liverpool FC, se suman los de otros como el británico Everton, que cuenta con un ‘imitador’ en Viña del Mar (Chile); el Arsenal FC que existe tanto en Londres como en Sarandí (Argentina); el mexicano Club Deportivo Guadalajara -popularmente conocido como el Chivas- y su versión española en la ciudad castellano-manchega; o el C.A. River Plate de Buenos Aires y su ‘hermano’ de Montevideo.

“No cabe duda de que la mayor parte de estas coincidencias provienen de homenajes a los clubes originales, pero esto, como ha sucedido con el FC Barcelona, puede plantear muchos problemas a la hora de registrar una marca”, añade Garayalde. Otro caso a tener en cuenta es el de los imitadores del Real Madrid, el CB Real Potosí y el Real Salt Lake, que tienen escudos casi idénticos.