Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co Viernes, 30 de enero de 2015

A Víctor Julio Jiménez Herrera le va tocar pensar en otro nombre para distinguir sus alisadoras porque la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), le negó, en segunda instancia, el registro de su signo Kerastar, porque ya existe en el mercado Kérastase de L’Oréal.

La última decisión del pleito marcario la tomó el órgano de control el pasado 23 de enero de 2015, confirmando así, lo que ya había fallado en marzo de 2014. Contra la última resolución no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa ante la SIC, salvo que decida dar la pelea en el Consejo de Estado.

Jiménez Herrera hizo la solicitud para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

El caso
Después de la decisión que tomó la Superindustria el pasado 14 de marzo de 2014, la persona natural presentó apelación por considerar que su solicitud marcaria mixta, Kerastar, era lo suficientemente novedosa para ofrecerle un nuevo concepto en el mercado.

De acuerdo con los archivos publicados por la entidad, Jiménez Herrera aseguró que la expresión estaba basada en una previamente registrada, Keracontrol, a la que se le había hecho una combinación adicional inglesa, star, haciéndola así, mucho más novedosa.

Dentro de los archivos aportados a la SIC en la apelación, e solicitante decía que “no es posible aceptar las teorías de este Despacho, ya que afirma que el conjunto solicitado puede generar confusión, lo que no es cierto, ya que los componentes y productos también están protegidos por mi agenciado con su marca Keracontrol”.

Pese a lo anterior, la SIC consideró que de conformidad con el artículo 136, literal A de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el signo Kerastar estaba incursa en la causal de irregistrabilidad.

Dicho artículo asegura que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para distinguir los mismos productos o servicios, ya que se puede causar un riesgo de confusión o de asociación.

Por su lado, L’Oréal expuso en su oposición que la Superintendencia liderada por Pablo Felipe Robledo, debería tener en cuenta la visión de conjunto de ambos signos, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas, ni los elementos particulares distinguibles en dichos nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberían atender, antes que cualquier otra cosa, la fonética. Para Álvaro Ramírez Bonilla, CEO de B&R Latin America IP, “muchas veces las empresas escogen nombres muy competidos para sus marcas por tener una partícula de alguna manera genérica en su sector de actividades.

En este caso ‘kera’ para referirse a keratina que es muy popular y sus variaciones son muy cercanas lo que puede prestarse para confusiones. Lo mejor es que antes de una solicitud haga una búsqueda profunda para ver si ya existe o no el nombre escogido”. Guillermo Navarro, abogado de Muñoz Abogados, explica que “la decisión de la SIC, es coherente en relación con los derechos previos adquiridos por un titular, porque no por tener una marca previa registrada con algunas coincidencias se debe acceder automáticamente a un nuevo registro que afecta derechos de terceros”.

La ganadora del pleito
Entre 1984 y 2000, la compañía europea de belleza se vio marcada por el crecimiento, de acuerdo con la información de su portal oficial.

L’Oréal, se centró, durante esa época a realizar inversiones en el ámbito de la investigación y de ahí salieron al mercado productos estratégicos como Kérastase, que no solo han hecho historia, sino que también mantienen su éxito en el fortalecimiento de la imagen de marca de la multinacional.

En 1988, el sucesor de François Dalle, el pionero de la investigación y el desarrollo Charles Zviak, entregó las riendas de la empresa a Lindsay Owen-Jones, un director verdaderamente excepcional. Bajo su dirección, el grupo se convirtió en líder mundial.

Las opiniones

Guillermo Navarro
Abogado de Muñoz Abogados
La decisión de la SIC, es coherente en relación con los derechos previos adquiridos por un titular, porque tener una marca previa registrada con algunas coincidencias no da paso para acceder automáticamente a un nuevo registro que afecte a terceros”.

Álvaro Ramírez Bonilla
CEO de B&R Latin América IP
“Las empresas escogen nombres muy competidos para sus marcas por tener una partícula de alguna manera genérica en su sector de actividades. En este caso ‘kera’ de keratina, que es popular y sus variaciones son cercanas lo que puede causar confusiones”.