• Simón Granja

viernes, 3 de octubre de 2014

Yahoo!, gritó la multinacional después que la Superintendencia de Industria y Comercio la declarara como marca notoria y negara el registro del signo D’Yaboo solicitado por Alianza BSH.

La compañía solicitante pretendía distinguir los servicios de gestión de negocios y administración comercial, publicidad y trabajos de oficina. Sin embargo, los argumentos de Yahoo! fueron más fuertes ante la entidad, tanto así, que logró demostrar la notoriedad de su marca por medio de diversos documentos.

La Dirección de Signos Distintivos, después de cotejar ambas marcas, le dio la razón a Yahoo! y dijo que efectivamente el signo solicitado sí es similar a Yahoo! y hay riesgo de confusión.

El abogado especialista en propiedad industrial de la firma Muñoz Abogados, Guillermo Navarro, dijo que “se presenta una coincidencia de elementos fonéticos, gramaticales. De pronto lo único es que conceptualmente no se confunde y gráficamente no me parecen tan similares, además el concepto de Yahoo! y el de D’Yaboo son diferentes”.

En cuanto a la relación de los servicios y productos que reconocen ambos signos, la entidad encontró que la marca solicitada pretende identificar servicios íntimamente conexos con los que reconoce Yahoo!, que son software, publicaciones, juegos, productos de panadería, correo electrónico, servicios para negocios y de computadores entre otros. Dicha circunstancia hace que el consumidor o usuario le adjudique al signo solicitado el origen empresarial de Yahoo!.

“No hay una relación directa pero la SIC debe evitar cualquier riesgo de confusión que sí se podría presentar en algún momento”, según Navarro.

Otro de los argumentos que Yahoo! utilizó es que su marca es notoria, un proceso que inició en 2010 cuando Alianza BSH presentó la solicitud de registro de su marca D’Yaboo el 13 de septiembre. Entre los documentos anexados en este proceso se incluyó una declaración de Michael J.C, vicepresidente ejecutivo de Yahoo!, en la que se incluía la historia de la compañía, de las marcas, y cifras de ingresos por año.

En los documentos se expone que para 2008, la compañía obtuvo US$7.208 millones y en ese mismo año invirtieron globalmente en publicidad US$190.000 millones.

También afirmaron que en 2009 registró cuatro billones de consultas al sitio web. Por otro lado el Centro de arbitraje y medición de la Ompi afirma que el signo Yahoo! es reconocido por millones de usuarios de internet.

“Las marcas notorias tienen un trato diferente por la gran inversión que hace el empresario para posicionar su marca, eso genera que hayan otros empresarios que quieren aprovechar el reconocimiento de ese signo”, según Carmen Julia Monroy, abogada especialista en propiedad industrial.

El artículo H del artículo 136 dice que “no podrán registrarse como marca los signos que constituyan una reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido”.

Con base en este material la Dirección dijo que el público reconoce e identifica la marca Yahoo!, entidades especializadas en materia de propiedad industrial han aceptado la notoriedad del signo, las ganancias obtenidas por la compañía refleja que terceros ven como un negocio lucrativo, y que el uso del signo se encuentra acreditado en Colombia. Por estas razones, resuelve que efectivamente sí es notoria y niega la solicitud en primera instancia.

Decisión con la cual estuvo de acuerdo el superintendente delegado para propiedad industrial, José Luis Londoño.

Antecedentes
Dentro de las pruebas presentadas para demostrar la notoriedad de la marca se incluyó una fotografía de la revista Ranking the Brands en la que para 2010 la marca Yahoo! se encontraba en el escalafón entre las marcas mejor posicionadas internacionalmente, en la posición 4 después de Microsoft, Google y Apple.

Esta última posición en el ranking ha disminuido hasta el punto de que en 2014 no aparece dentro de las 100 marcas más recordadas y reconocidas en el mercado internacional, mientras que algunas con las que compartía la “cima” del ranking aún se mantienen como como reyes: Apple, Google, Microsoft, Mercedez Benz.

Las Opiniones

Carmen Julia Monroy
Abogada especialista en propiedad industrial de Wolf&Méndez
“Las marcas notorias tienen un trato diferente por la gran inversión que hace el empresario para posicionar su marca y eso genera que haya otros empresarios que quieran aprovechar el reconocimiento de ese signo con otros similares”.

Guillermo Navarro
Abogado especialista en propiedad industrial de Muñoz abogados
“Considero que se presenta una coincidencia de elementos fonéticos y gramaticales, de pronto lo único es que conceptualmente no se confunden, el concepto de Yahoo y el de D’ Yaboo son diferentes, y gráficamente no me parecen tan similares”.