Las franquicias de Kentucky podrán usar signo ‘Buenísimo’

A pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio había negado el registro de la marca ‘Buenísimo’ a Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings Inc., en última instancia la entidad revocó su decisión y concedió el signo concluyendo que no está incurso en el causal de irregistrabilidad.

Los hechos se remontan al 2011 cuando la Dirección de Signos Distintivos de la Superindustria negó el registro que buscaba distinguir “servicios de alimentación y hospedaje temporal”, de la clase 43 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, Ricardo Metke Méndez apoderado de KFC interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión con el fin de revocarla.

“El elemento claramente distintivo de la marca solicitante es el figurativo, es decir, es una marca registrada y goza de validez y distintividad reconocida”, argumentó Metke Méndez.

Agregó que ‘Buenísimo’ es un signo derivado, por cuanto el elemento distintivo es el diseño y aclaró que no buscan la exclusividad del término.

No obstante, mediante Resolución No. 20383 de marzo de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso confirmándolo y concediendo el recurso de apelación presentado.

En cuanto al concepto de marca derivada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica que “en el derecho de marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común”.

Esto quiere decir que el titular de una marca puede presentar nuevas solicitudes de registro de signos que constituyan una derivación para los mismos productos. Además, puede presentar observaciones, si considera que el signo solicitado puede generar confusión con su marca y ser visto por el público consumidor, como una derivación.

Sin embargo, la Superindustria encontró que el signo solicitado a registro (Buenísimo), no es derivado de marcas mixtas y figurativas previamente registradas.

“Se observa entonces que no se dan los presupuestos adoptados por la Comunidad Andina para registrar el signo solicitado como marca derivada, puesto que su distintivo principal es diferente, es decir, el signo cuenta con inclusión de la partícula nominativa ‘Buenísimo’, mientras que los elementos registrados son de tipo figurativo y la expresión relevante de las marcas mixtas es la secuencia (Sogood)”, argumentó la Oficina.

Adicionalmente aclaró que el signo solicitado busca reivindicar productos de la clase 43, mientras que las marcas registradas identifican productos de la clase 32.

En ese orden, informó que ‘Buenísimo’ no se constituye en un riesgo derivado de los signos previamente registrados.

Finalmente decidió conceder la marca por considerar que tiene la suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de otros, es decir, “Buenísimo puede ser registrado como marca puesto a conforme a lo señalado por la jurisprudencia, es aceptable la inscripción de signos compuestos por nombres genéricos o descriptivos, siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca”, concluyó la entidad.

Oposición de Bonfiglio
Luego de solicitar el registro de la marca ‘Buenísimo’, la sociedad Alimentos Bonfiglio Limitada presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud por ser similar y confundible con su signo ‘Buonissimo’.

No obstante, la Dirección de Signos Distintivos no efectuó el examen de registrabilidad pero aclaró que esto no implica la vulneración de sus derechos, ni una desatención a sus requerimientos de la sociedad opositora. “La razón para no efectuar dicho estudio de confundibilidad, radica en que no puede compararse una marca registrada, cuyos elementos son inapropiables en exclusiva, con un signo que no cumple con los presupuestos de registrabilidad por la norma Andina y que consiste en una expresión sobre la cual no puede ejercerse monopolio”, argumentó la Superindustria en su decisión de primera instancia.

De este modo, declaró infundada la oposición Alimentos Bonfiglio Limitada y aclaró que no era procedente realizar un examen de registrabilidad entre los signos.