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  • Juliana Ramírez Prado

sábado, 30 de julio de 2016

Todo inició cuando la sociedad Elektro Footwear hizo el requerimiento ante la Delegatura de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a lo cual el grupo italiano Luxottica presentó pruebas con el fin de desvirtuar la solicitud, ya que anteriormente había registrado en el despacho la marca Ray-Ban para la clase nueve.

“Existe conexidad competitiva entre los productos que pretende identificar la marca solicitada en la clase 25 y los identificados en la clase nueve, especialmente en aparatos ópticos, toda vez que se trata de productos de la industria de la moda, que tienen usos conjuntos y complementarios, se encuentran dirigidos a un mismo consumidor, además de compartir los mimos canales de comercialización y publicidad”, se indicó en la resolución número 41188.

Luxottica precisó que los consumidores podrían incurrir en un error en cuanto a la procedencia de los productos.  Facturas, artículos de prensa, piezas publicitarias, cuentas de redes sociales y una presentación de la agencia de medios OMC, que maneja la inversión publicitaria de la marca Ray-Ban en América Latina, fueron algunas de las pruebas que presentó la parte opositora.

Elektro Footwear no dio respuesta a las oposiciones presentadas, por lo que el despacho procedió a realizar el examen de registrabilidad. Efectivamente se determinó que el signo solicitado era idéntico a la marca notoria registrada por lo que no se acepto que coexistieran en el mercado y se negó a la compañía su solicitud.

“Es muy difícil obtener la notoriedad de una marca en Colombia. La SIC es extremadamente rigurosa en el análisis de las pruebas y la validez de las mismas. En este caso, se logró presentar un acervo importante de pruebas que lograron demostrar, con suficiencia, la notoriedad de la marca Ray-Ban en Colombia”, explicó Juan Pablo Concha, socio de Baker & McKenzie y apoderado de la sociedad Luxottica. 

Concha agregó que “la notoriedad de Ray-Ban, que es indiscutible en Colombia y ahora reconocida por una autoridad, sirvió para impedir un acto desleal de apropiación de un signo distintivo con miras a obtener un aprovechamiento ilícito”. 

Lo mismo considera, Hasbleydi Calvo, gerente legal de B&R Latin America IP LLC, al afirmar que la SIC acierta al negar la solicitud de Elektro Footwear, pues la misma es idéntica a la marca registrada Ray-Ban.

“Es conveniente el análisis, pues de concederse la marca, se estaría afectando la gran reputación del signo notorio, más aún cuando puede presentarse riesgo de confusión para los consumidores”, concluyó Calvo.

Aún queda el recurso de apelación ante la Delegatura de Propiedad Industrial. Sin embargo, dada la pasividad para responder ante la oposición, es muy probable que el caso termine aquí.

Antecedentes
El Grupo Luxottica es líder mundial en el diseño, producción y distribución de gafas de sol y gafas graduadas de alta calidad técnica y estilística, tanto de lujo como de deporte. Está presente en más de 150 países a través de 7.200 tiendas.  En su portafolio además de tener marcas emblemáticas como Ray-Ban u Oakley, también cuenta con licencias de gran prestigio como Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Versace y Valentino.

La opinión

Juan Pablo Concha
Socio Baker & McKenzie y apoderado Luxottica
“La notoriedad reconocida rompe el principio de especialidad y ello explica la razón por la cual el registro de Ray-Ban sirvió para impedir el registro de la misma marca en relación con productos de clase 25”.

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