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Xiomara Mera sábado, 13 de agosto de 2016

Para resolver este caso, la SIC no sólo tuvo en cuenta la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, sino que evaluó lo estipulado en la Convención Interamericana para la Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington. Esto último, lo requirió en su oposición Mack Trucks Inc.

Quien además argumentó que “el signo previamente registrado que corresponde a la marca Mack, en las clases 7, 8, 18, 25 y 28, es reproducido abiertamente por el signo motivo de la actual oposición. En especial, consideramos que el elemento nominativo es el que causa mayor impacto en la mente del consumidor”.

Por su parte MAC-JCI le dijo al despacho que “primero existe plena identidad entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada por la sociedad Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S y segundo, la identidad de los productos que pretenden identificar, contemplados en la clase 35, guardan directa relación con los servicios de la clase 37, para los cuales se encuentra registrada la marca Mac”.

Ante esto, el abogado y socio de la firma Triana, Uribe & Michelsen; Juan Carlos Uribe explico que “el término clase no se refiere a la clasificación internacional de Niza, sino al tenor literal de la palabra, lo que indica que la confundibilidad no se aplica si las marcas pertenecen a la misma clase internacional de Niza, sino siempre que los productos, por determinadas calidades o condiciones, pertenezcan a un mismo grupo”.

 Es decir, que para Uribe se hace un estudio de complementariedad, interpretación completamente coherente con el espíritu de la norma y el propósito del régimen en materia de propiedad industrial.

Respecto a lo anterior, la directora de la Delegatura de Signos Distintivos de la SIC, María José Lamus, encontró que no existía relación alguna entre los productos que cubren la marca solicitada y la opositora; pues la primera pretende identificar materiales de construcción y ferretería, entre otros; mientras que la segunda identifica paraguas, vestuarios, calzados y juguetes. En concreto, no le encontró fundamento a dicha oposición.

Sin embargo, en la segunda oposición, Lamus sí evidenció que entre las dos marcas había una correlación entre los productos que distinguen.  Adicional, indicó que el signo solicitado reproduce en su totalidad la previamente registrada, por lo que se cumplía los elementos que la hacen irregistrable el requerimiento. En consecuencia, resolvió negar el registro de Mack Hardware.

Antecedentes

La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial fue adoptada el 20 de febrero 1929 en Washington D.C. y consagra que los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros estados contratantes  y a los extranjeros domiciliados en dichos países que posean un establecimiento fabril o comercial o explotación agrícola, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas conceden a la protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y a los falsos orígenes.

La opinión

Juan Carlos Uribe
Socio de Triana, Uribe & Michelsen
“El término no se refiere a la clasificación internacional de Niza, sino al tenor literal de la palabra, es decir, que se hace un estudio de complementariedad, interpretación coherente de la norma”.

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