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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co jueves, 14 de marzo de 2013

La sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. demandó ante el Consejo de Estado la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de conceder el registro de la marca Mac Dooglas a Douglas Salazar Medina.

El registro fue solicitado para amparar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, restauración, alimentación y hospedaje temporal. Al respecto, McDonald’s presentó oposición fundamentada en la notoriedad de su signo. De este modo, el 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superindustria expidió las Resoluciones Nos. 10341, 10328 y 10343, por medio de la cuales declaró la notoriedad de las marcas “McDonald’s” para identificar comidas rápidas y los establecimientos en los cuales se comercializan, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006. Así, declaró fundada la oposición y negó el registro del Mac Dooglas.

Posteriormente, Douglas Salazar, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de las Resoluciones que impidieron el registro de su marca. En ellos, la Oficina de Signos Distintivos confirmó la decisión inicial sobre el signo.

Sin embargo, el 6 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó las decisiones anteriores y declaró infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad McDonald’s y concedió el registro solicitado por Douglas Salas.

De este modo, la multinacional emprendió un proceso de nulidad en el Consejo de Estado argumentando que “McDonald’s registró con anterioridad, como lo requiere la dinámica de su negocio, marcas derivadas que se caracterizan por reivindicar como elemento esencial el prefijo Mc o Mac, en combinación con el nombre o una característica del producto que pretende identificarse con la marca en cuestión”. Así mismo, explicó que Douglas y McDonald’s son directos competidores en el mercado, en la medida que se dedican al negocio de las comidas rápidas, con énfasis en la venta de hamburguesas y las marcas en conflicto están registradas para amparar esos sectores de actividad y esos productos.

En respuesta a la demanda, la Superindustria dijo que los signos en conflicto no son idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización. “Los signos McDonald’s y Mac Dooglas al ser pronunciados de manera completa, no generan similitud fonética. Si bien comparten los grafemas Mc y Mac sus terminaciones son totalmente distintas, así como las letras que componen sus sílabas tónicas”, aclaró.

Sobre el tema, el Consejo de Estado solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al respecto aclaró que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico referidas al caso concreto”.

De este modo, explicó que el juez consultante debe analizar si el signo denominativo Mac Dooglas podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de las marcas notorias de la sociedad McDonald’s International Property Company. “El hecho de que los productos y los servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado”, enfatizó en su concepto.

Es así como el Consejo de Estado deberá decidir si revoca la decisión de la Superindustria de conceder el signo Mac Dooglas, o la confirma.

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