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Andrés Octavio Cardona - acardona@larepublica.com.co Miércoles, 21 de junio de 2017

Aspectos como la similitud entre signos, lemas y logos, la composición genérica o descriptiva de nominativos y la falta de identidad, hacen parte de las razones para el otorgamiento o negación de marcas que realiza la SIC entre dos o más empresas en Colombia que recurren a este tipo de pleitos marcarios en la actualidad.

Eduardo Varela, socio de Cavelier Abogados, explicó que la principal razón de estos pleitos se hace “por desconocimiento de los empresarios que registran nombres o logos sin percatarse si ya están tomados o no por otra compañía”.

Estas razones son de peso para la propiedad industrial de una empresa, ya que de acuerdo con la SIC, la marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otra compañía. Bajo esta premisa, los consumidores pueden adquirir con mayor facilidad un producto del cual recuerdan la marca, que de aquellos que no logran identificar o son confusos entre sí.

“Hay una serie de normas que los empresarios deben conocer antes de registrar una marca. Le corresponde a la academia fomentar los temas de propiedad intelectual”, indicó Édgar Iván León, experto en propiedad industrial de la Universidad del Rosario.

Entre grandes compañías, las disputas pueden darse en la Dirección de Signos Distintivos. Otro espacio es la Delegatura de Competencia Desleal y un tercer lugar sería la Fiscalía General de la Nación, en caso de un proceso penal por usurpación.

“La recomendación para los empresarios es verificar siempre ante la SIC, si el registro que pretende hacer no cae entre las confusiones típicas y asesorarse en el tema de marcas”.

Pleitos 

Mc Donald’s vs. Mac Pollo
Con la solicitud del lema ‘Qué alegría le da Mac Pollo a tu vida’, la empresa Avidesa Mac Pollo logró registrar este signo ante la SIC sobre el gigante de hamburguesas estadounidense el 3 de febrero. Ante el requerimiento, la entidad señaló que la inclusión del nominativo ‘Mac’ no era impedimento para evitar su registro. En otro caso en el que estuvo involucrado McDonald’s en Colombia, Gaseosas Lux consiguió inscribir el lema ‘Me encanta la fruta, me encanta Hit’ pues no se encontró similitud tras estudiar las marcas del restaurante.

Adidas vs. Croydon
Este caso consistió en la protección del diseño de la puntera de la zapatilla deportiva Superstar de Adidas. Croydon demandó el registro alegando que consistía en una forma usual de zapatos deportivos, con el fin de poderla utilizar en sus diseños. Cavelier Abogados, en defensa de Adidas, argumentó que el diseño de las zapatillas contaba con la suficiente distintividad y un gran posicionamiento en el mercado. La oficina de marcas falló de manera favorable a la firma Adidas, de tal manera que el diseño es exclusivo.

Bayer vs. Akar Colombia 
En este pleito que se resolvió en enero, Bayer en su rol de opositor impidió que Akar Colombia S.A.S. registrara la marca Aspiro Pharma ante la SIC. La entidad gubernamental afirmó que la solicitud tendría directa relación con el medicamento fabricado por la compañía químico-farmacéutica alemana, que tiene distribución en todo el mundo. A pesar de los argumentos de la empresa colombiana, estos no fueron suficientes para ganar el pleito por lo que la SIC estableció finalmente que se incurría en un fallo de notoriedad.

Fedecafé vs. Altamira Supremo 
Altamira Supremo S.A. no logró el registro de la marca Café El Tambo Supremo tras la oposición de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé) y Uniarroz S.A. En esta disputa la representación del gremio de los cafeteros afirmó que Café El Tambo no podía ser registrado porque perjudicaba a varias de sus marcas. A su vez, Uniarroz S.A. hacía referencia a la confusión del complemento Supremo. La SIC consideró que bajo el precepto de denominación de origen y confundibilidad Café El Tambo Supremo no era distintiva.

Rolex vs. Parque explora
La Corporación Parque Explora y Rolex S.A. se enfrascaron en una disputa en torno al signo Parque Explora, ya que como argumentó Rolex, podría caer en confundibilidad para el consumidor y tendría una conexión relevante que perjudicaría sus intereses. Así fue que, en segunda instancia, Rolex S.A. indicó que la marca Explorer era de derecho exclusivo de la compañía de relojes, mientras que la Corporación afirmó que no habría lugar a confusiones. Al final, la SIC no concedió el registro marcario Parque Explora.

Náutica vs. U.S. Regatta
En este pleito se reconoció la notoriedad del velero de dos velas. La sociedad U.S. Regatta Holding presentó sucesivas demandas de cancelación contra las marcas de Náutica Apparel Inc. Posteriormente, se solicitó el registro de esta marca gráfica, contra la cual Cavelier Abogados, en representación de Náutica, presentó oposición. Los principales argumentos fueron la imitación del icónico velero y la notoriedad del mismo. Al tratarse de una marca notoria el símbolo de Náutica gozó de protección especial.

Davivienda vs. Fanny Rueda
En este pleito, el Banco Davivienda consiguió defender ‘La Casita Roja’ ante la SIC tras la solicitud de Fanny Yolima Rueda Ruiz que buscaba utilizar el referente de la entidad financiera para identificar productos alimenticios y bebidas. No obstante Davivienda, bajo la representación de Posse Herrera Ruiz, demostró que ‘La Casita Roja’ es notoria en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Así se evidenció que es notoria para los consumidores y no puede ser usada en ningún otro tipo de productos.

Puma vs. Zuma
Puma, en calidad de opositor, y Confecciones Zuma, como solicitante, mantuvieron una pelea que llegó a segunda instancia ante la SIC. La compañía alemana de marca deportiva interpuso un recurso de apelación para expresar que si bien Zuma no tenía conexión con sus servicios tenía una semejanza fonética y ortográfica que podría ser confundible para los consumidores. En consecuencia, el estudio indicó que no había ninguna conexión empresarial por lo que la SIC no impidió el registro de Zuma.

Arroz Diana vs. Arroz Supremo
Con la negación del registro del lema comercial ‘Supremo premium simplemente superior’, la empresa Diana Corporación S.A.S, propietaria de Arroz Diana, imposibilitó a Uniarroz S.A.S., dueña de Arroz Supremo, a utilizar este signo, ya que no cumplía con su función distintiva de reconocimiento para los consumidores porque hace referencia a elementos comunes de productos del sector arrocero ofrecidos en el mercado. De este modo, la SIC no otorgó protección exclusiva a este lema genérico.

Auteco vs. Corbeta
La Dirección de Signos Distintivos señaló en esta disputa que la oposición presentada por Auteco S.A.S. sobre AKTx Motos (Mixta) era infundada por lo que permitió al solicitante, Colombiana de Comercio S.A.-Corbeta S.A.. el registro de esta marca considerando que “la solicitud no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Así pues, AKTx Motos (Mixta) no entró en confundibilidad con KTX (Nominativa), de acuerdo con la SIC.

Las opiniones 

Eduardo Varela
Socio Cavelier Abogados

“Los empresarios deben asesorarse en temas de registro marcario para evitar pleitos de este tipo. Sin embargo, para muchos no es prioridad porque dan énfasis a aspectos como la constitución de sociedad”.

Édgar Iván León
Experto propiedad industrial Universidad del Rosario

“La razón principal en las disputas de registro marcario y en materia de propiedad intelectual está en el desconocimiento que se tiene sobre las normas por lo que los empresarios deben informarse más”.

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