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Nicolás Suárez viernes, 15 de febrero de 2019

Recientemente la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito confirmó la protección de la reconocida marca “Booking.com” en Clase 43, para servicios de reservas de hospedaje, reversando la decisión inicial de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (Uspto). Anteriormente la Uspto consideró que la marca carecía de distintividad por cuanto el término “Booking” (hospedaje) es genérico y el uso conjunto con el dominio de primer nivel “.com” no le otorgaba mayor distintividad.

La Corte, por otra parte, estimó que “Booking” y “.com” en su conjunto identificaban un origen empresarial determinado debido a que dicho dominio es único e irrepetible en el comercio y en el internet, y además, el solicitante logró demostrar un significativo goodwill por parte de sus consumidores.

¿Qué sucede en Colombia? ¿Pueden registrarse como marcas dominios de internet? y ¿El reconocimiento de un signo como marca por parte de los consumidores la hace registrable?
En Colombia, al igual que en EU, es causal de irregistrabilidad que las marcas lleven una denominación que identifique el género del producto o servicio que pretende amparar. De igual manera una marca no puede describir las características de los productos o servicios que identifica, so pena de acarrear el mismo vicio. Este mecanismo que trae la Ley tiene como propósito proteger el mercado, impidiendo que un solo titular monopolice una denominación o expresión necesaria para designar una serie de productos y servicios o una expresión indispensable para denotar sus características.

¿Se puede registrar un dominio como marca?
En el mundo, el registro de dominios como marcas es una práctica que ha incrementado en los últimos años, debido al creciente comercio y presencia de las empresas en el internet. Hoy en día es común que un grupo de consumidores no identifique una marca sin asociarla a su página web o a la identidad que dicha compañía tiene en línea, como en el caso de Booking.com en EU, pues el término “Booking” (hospedaje) por sí solo no le permite a los consumidores identificar un bien o servicio con un origen empresarial determinado.

No obstante, el registro de dominios como marcas puede encontrar algunos obstáculos. El primer obstáculo se debe a la falta de distintividad que tiene la partícula “.com”, pues tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como la Superintendencia de Industria y Comercio han considerado que la misma no le aporta distintividad a un conjunto marcario, siendo esta la función principal de una marca. Asimismo, no se puede registrar como marca la denominación de un dominio cuyo titular sea un tercero, aunque el mismo no tenga presencia en el mercado colombiano.

Distintividad adquirida
Las marcas que en un principio no son registrables por falta de distintividad pueden alcanzar esta cualidad mediante su continuo uso en el comercio el cual permite su reconocimiento entre los consumidores, así como el de su origen empresarial. Por lo tanto, el uso de una expresión que en principio carece de distintividad junto con el dominio “.com”, les puede otorgar dicha distintividad por su reconocimiento en el internet, y de esta manera superar su irregistrabilidad inicial.

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