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Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co martes, 19 de agosto de 2014

Emirates, la aerolínea con sede en Dubai que es reconocida por sus azafatas con gorro rojo, vestido beige y una especie de hiyab moderno y por ser patrocinadora del Real Madrid, solicitó y logró el registro de la marca Skywards ante la Dirección de Signos Distintivos.

Lo hizo en segunda instancia y con el objetivo de distinguir publicidad, diferentes formas de promoción y mercadeo y ofertas de viajes aéreos; como también, para reconocer servicios de aerolíneas.

La primera vez, cuando se publicó el extracto, no se presentaron oposiciones, sin embargo, la Dirección, al realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado, encontró que Japan Airlines Company Ltda tenía la expresión Dream Skyward. En la comparación entre estos dos señaló que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad la estructura gramatical de uno de los elementos esenciales de la marca encontrada y que entre ambos no hay los elementos suficientes que las diferencien. “Esto puede derivar en que los usuarios crean que están adquiriendo servicios que comparten el mismo origen empresarial”, asegura.

El abogado especialista en propiedad intelectual de prietocarrizosa, Camilo Suárez, consideró que “la decisión adoptada en primera instancia por la Oficina de Marcas es ajustada a derecho, en la medida que efectuó un análisis de confundibilidad marcaria riguroso y en todo caso detallado y por cuanto ejerció una prerrogativa administrativa que se acompasa con su encargo constitucional de velar por los intereses de los consumidores y del mercado en abstracto”.

En cuanto a los servicios que identifica la marca solicitante, son los mismos que los de la ya registrada. Además, dice la Dirección que los canales de distribución, divulgación y comercialización de los servicios coinciden, lo cual aumenta el riesgo de confusión.

“En el presente caso encontramos que la marca cuyo registro se solicitaba en 2 clases, tenía la particularidad de reproducir el texto más relevante de una marca previamente registrada por un tercero; igualmente, los servicios para los cuales se solicitó el registro, constituían una transliteración muy cercana de los servicios para los cuales se registró la primera, hechos estos que impedirían su existencia simultánea en el mercado en tanto se configuraría un indubitable riesgo de asociación marcaria para los usuarios”, confirmó Suárez.

De esta manera, al aplicar la teoría de la interdependencia, que implica reciprocidad, interpelación, correspondencia e interdependencia entre los signos que se comparan, el estudio debe ser más riguroso, es decir, a mayor similitud, mayor diferenciación debe haber entre los productos y servicios, lo cual no se evidencia en este caso.

Por estas razones, la Dirección resuelve que la marca Skywards está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que dice que no se pueden registrar aquellas marcas que se asemejen o sean iguales a una que ya lo está. De esta manera niega la marca Skyward.

Frente a esto, Emirates apeló diciendo, en la resolución, que a pesar de las similitudes existentes entre los signos, la palabra Dream que acompaña a la marca opositora y la designación plural de la marca solicitada otorgan diferencias entre los signos.

No solo son gramaticales, sino ortográficas, lo que implica que le confieren a su vez una impresión general diferente e impresiones fonéticas y visuales igualmente distintas. Y aclara, al pronunciar de manera sucesiva las marcas enfrentadas, la percepción auditiva sí es diferente.

El superintendente delegado para la propiedad industrial, José Luis Londoño, revisó la base de datos y encontró que la marca Dream Skyward no fue renovada por Japan Air Company Ltda dentro del periodo de 6 meses contados a partir de vencimiento del registro el 12 de diciembre de 2013.

De esta manera, el superintendente decidió revocar la decisión tomada por la Dirección y permitió el registro de la marca.

La abogada Yeimy Herrera de CL Abogados afirmó que “el recurso de apelación se decidió con posterioridad al vencimiento de la marca y al plazo de gracia correspondiente, fecha para la cual ya había desaparecido la causal de irregistrabilidad para la negación de la marca, estoy de acuerdo con la decisión tomada”.

La opinión

Camilo Suárez
Abogado Especialista en Propiedad Intelectual de Prietocarrizosa

“Encontramos que la marca Skyward reproduce el texto más relevante de ‘Dream Skyward’ y los servicios para los cuales se solicitó el registro están relacionado hechos que impedirían su coexistencia en el mercado por riesgo de asociación marcaria”.

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