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Nathalia García - ngarcia@larepublica.com.co miércoles, 26 de junio de 2013

La empresa antioqueña Bosi no sólo le ganó el pulso a la firma Burling Limited, que no obtuvo el registro de la marca mixta Bossini, sino que además logró que el Consejo de Estado le otorgara la notoriedad a su familia de marcas, la cual está definida en el artículo 224 del Decreto 486 de la Comunidad Andina.

Bosi fue fundada en 1975 y se especializa en la producción y comercialización de calzado y accesorios en cuero para el mercado interno y de otros países como Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Jamaica, entre otros. En Colombia esta reconocida marca tiene 55 tiendas.

Según Giovanny Reyes, del departamento de litigios de Triana, Uribe y Michelsen, firma que representó a Bosi en el pleito, “la amplitud de la utilización de la marca en términos de extensión geográfica, la calidad de los productos demostrada a través de certificados y el reconocimiento entre los miembros del sector del calzado, fueron algunas de las pruebas claves”.

De acuerdo a una Sentencia citada por el Alto Tribunal en mayo de 2012, “el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático” sino que debe ser demostrado, partiendo de un principio de libertad probatoria.

Dicho principio fue empleado por Bosi frente al Consejo de Estado para que su marca tuviera una protección especial y argumentar que no tenía lugar la petición de nulidad, hecha por la sociedad Burling Limited, de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que negó a esta empresa la solicitud de la marca Bossini. Burling es una firma especializada en ropa casual y con Bosi tiene otros pleitos por razones similares en Ecuador, Venezuela y Costa Rica.

En este último país, ya existe una decisión jurídica a favor de Bosi. Sin embargo, en Perú, se otorgó en el 2010 el registro de la marca mixta de Burling para designar productos de la clase internacional 25 que incluye prendas de vestir, calzado y sombrería.

Independientemente que las marcas en conflicto no sean del todo idénticas, existe una obligación especial del Alto Tribunal por reforzar la protección de la marca acreditada como notoria de acuerdo a las normas comunitarias como las determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En ese sentido, las autoridades correspondientes deben “evitar que se presenten riesgos directos o indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos en el mercado nacional e internacional”.

Marcas como Transmilenio en el 2003, Dólex en el 2004, Juan Valdez en el 2007 o Porvenir en el 2008 recibieron el reconocimiento de notorias. Según Guillermo Ortiz, abogado experto en marcas, “la vigencia de la notoriedad en una marca está sujeta al registro marcario y debe volver a comprobarse si así lo determina la SIC”. Además, el Consejo de Estado negó la demanda de nulidad a Burling Limited al estimar que los consumidores pueden están expuestos a un riesgo de confusión, pues pueden pensar que los productos Bossini corresponden a una de las líneas de productos cobijados por la marca notoria Bosi y que previamente fueron registrados ante la SIC bajo la misma clasificación 25 o en otras relacionadas con ésta. Por ejemplo, Jeans Bosi está registrada en la clase 25 y también en la clase 18 que incluye artículos de cuero e imitaciones.

Las opiniones

Juan Carlos Uribe
Abogado de firma Triana, Uribe & Michelsen

La notoriedad tiene efectos regionales y da una cobertura más allá de la propia clase. La antigüedad, la forma diversa de la publicitar los productos por los principales canales de consumo, el nivel de ventas y la proyección en el exterior, así como estudios de mercadeo que respalden el liderazgo de la marca favorecieron a Bosi.

Juan Guillermo Ortiz
Abogado especialista en marcas

La notoriedad en una marca que corresponde al momento en que se otorga. La vigencia de esta notoriedad no está determinada en principio salvo que la Superintendencia de Industria y Comercio solicite que vuelva a comprobarse. Es responsabilidad del titular esforzarse por mantenerla.

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