Esperanza Santamaria - esantamaria@larepubica.com.co Lunes, 7 de mayo de 2012

La compañía Nacional de Chocolates, del Grupo Nutresa, no ha logrado registrar su figura tridimensional de monedas de chocolate Tikys, por no contar con los elementos suficientemente para hacerla distintiva en el mercado.

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, se produjo luego de que Colombina S.A se opusiera al registro de la marca, por considerar que el signo carecía de distintividad, dado que se trataba de una forma usual para distinguir productos de la clase 30 de Niza (café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones, etc.).

El caso se remonta al 9 de agosto de 2010, cuando Nacional de Chocolates pidió ante la SIC el registro del signo, un hecho al que de inmediato de se opuso Colombina.

A través de la resolución 41167 de 2011, la SIC consideró, en primera instancia, que si bien la marca consistía en un disco similar a una moneda, se observaba que este elemento se utilizaba con frecuencia en el mercado, en un tipo de presentación que se conoce por los consumidores como 'monedas de chocolate'.

Por esta razón, la entidad consideró que el signo 'carece de elementos suficientemente distintivos para facilitarle al consumidor la identificación de los productos, o la posibilidad de otorgarle un determinado origen empresarial',dijo la SIC en su decisión.

Unido a esto, consideró que no resultaba procedente el argumento de la compañía a través del cual argumentaba que el signo se caracterizaba por un relieve especial, pues las pruebas aportadas en su momento no reflejaban el grabado para permitir la distintividad suficiente a la marca, razón por la cual decidió negar el registro de la misma.

Ante la decisión, Nacional de Chocolates interpuso recurso de reposición y argumentó que la marca tridimensional no consistía exclusivamente en una forma usual de un producto, en este caso en la de una moneda de chocolate, pues el signo que pretendía ser registrado contiene en relieve una figura del duende que aparece en todas las marcas Tikys de la compañía.

Sobre el segundo argumento de la SIC, aquel que hace referencia a la falta de claridad de las pruebas allegadas, la compañía sostuvo que en las imágenes aportadas se puede ver claramente que la moneda de chocolate tiene en relieve una figura de fantasía junto con la expresión República Tikys.

Por esta razón, sostuvo Nacional de Chocolates, a la SIC no le asistía razón para negar el registro, ya que los documentos permitían detallar que la marca sí lleva consigo elementos adicionales a las usuales monedas de chocolate 'que le otorgan la distintividad necesaria', según la compañía.

Sin embargo, ante la revisión del signo, la SIC determinó que concurrían los presupuestos de irregistrabilidad, pues el signo representaba la forma usual de una presentación propia de productos comestibles, sin que los elementos incluidos en su diseño representen para el consumidor un elemento distintivo que lo asocie de manera inequívoca a un empresario en particular.

En ese sentido, la entidad recordó que el signo tridimensional que contenga elementos distintivos es susceptible de protección, siempre que tales elementos le otorguen la distintividad que la forma por si sola es incapaz de presentarle al consumidor.

'Esta instancia no desconoce que la parte frontal y trasera del signo cuentan con un diseño con el cual se pretende otorgar distintividad, sin embargo, tales características solo son percibidas una vez se entre en contacto con el producto (…) el elemento que lograría identificarlo corresponde a un diseño que no cumple con las características necesarias para su individualización y por ello, se entiende como una simple forma, usual en los productos que se pretende identificar', dijo la entidad.

Por esta razón, a través de la resolución 60782 de 2011 decidió confirmar su decisión pasada y cancelar el registro de la figura, bajo el presupuesto de que al conceder un derecho de exclusividad sobre el diseño le otorgaría al titular del registro un derecho sobre una forma que no se distancia sustancialmente de las formas usuales existentes dentro del mercado para productos alimenticios.

Lo anterior, asegura la SIC, si se tiene en cuenta que 'el consumidor no hace un análisis extenso, detallado o segmentado de las marcas tridimensionales, salvo que sea lo suficientemente distintivos o tenga elementos que lo individualicen del resto de productos que consistan en la misma forma', sostuvo la entidad.

La compañía le hizo saber a LR que actualmente están a la espera de la decisión sobre el recurso de apelación por parte de la SIC.

La norma
Según el artículo 135, literal c de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marca aquellos signos que 'consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o sus envanses, o en formas características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio que se trate'.

En tal sentido, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido dentro de su jurisprudencia que la forma usual del producto es inapropiable en exclusividad, dado que si es emplea por todos no puede ser objeto, en exclusiva, de derecho marcario para nadie.

Sin embargo, la norma hace una salvedad al respecto. De acuerdo con el tratadista Areán Lalín si el solicitante de la marca 'se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto a envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición'. Teniendo en cuenta que dicha salvedad no era la de este caso, la Superindustria le halló la razón a Colombina y negó, en segunda instancia, el registro de la marca a Nacional de Chocolates (Nutresa), dejándole abierto a la compañía el recurso de apelación sobre la decisión.