Domino’s Pizza logró que la SIC ampliara el alcance de su marca

De pizzas a panes de queso y tocineta, postres, pastelería y palitos de queso. Así fue la ampliación que la sociedad Domino’s IP Holder logró para su marca estrella, Domino’s Pizza y Dado, gracias a una apelación que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El trámite se inició en 2012 con el pedido de American Sugar Refining, una de las mayores refinerías de azúcar de Estados Unidos, para que se cancelara por falta de uso el certificado del registro como marca de Domino’s Pizza y Dado.

La solicitud se fundamentaba en que Domino’s no comercializaba los productos comprendidos en la clase 30 de Niza: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

La resolución de primera instancia de la Dirección de Signos Distintivos, sin embargo, consideró que Domino’s había demostrado el uso de pastelería (pizzas) y confitería (postres), con pruebas documentales y testimonios. Por eso accedió a la cancelación parcial, decisión que fue apelada por la titular a través de sus abogados de Baker & McKenzie.

Domino’s Pizza es una cadena mundial de pizzerías, fundada en 1960 en Michigan (Estados Unidos). Según informa la misma, su sistema de negocio vende cada año más de 500 millones de pizzas, por intermedio de sus cerca de 10.000 sucursales en más de 70 mercados de los cinco continentes. Parta de la información que divulga en su página web, agrega que “en 2o12, nuestras ventas globales al por menor superaron los US$3.800 millones”.

En junio del año pasado, la cadena anunció la inauguración de su primera tienda en la Costa colombiana, en Santa Marta, luego de las aperturas en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

Recocatoria directa
Con la apelación, el caso llegó a manos del superintendente delegado para la Propiedad Industrial, José Luis Londoño.

El recurso de Domino’s se sustentó en las mismas pruebas allegadas a la Dirección de Signos Distintivos: la declaración del vicepresidente y abogado asociado de Domino’s Pizza, Adam Gacek; el testimonio de Dona Owen, del departamento legal, quien expresa la venta de productos en Colombia; las promociones realizadas en cupones de directorios telefónicos y noticias sobre la firma en medios nacionales.

Lo anterior sirvió para corroborar la intención de la compañía de promocionar su marca, y que se le ha dado un uso real y efectivo para identificar productos de la clase 30.

El delegado, no obstante, depuró aún más el círculo de acción de la expresión Domino’s Pizza y Dado. Lo limitó a “pizzas”, excluyéndolo de “pastelería y confitería”, a pesar de que la multinacional demostró con Gacek y una funcionaria que su cadena de restaurantes en Colombia, Ecuador y Perú comercializa productos en pizza, pan y postres.

Pero Domino’s IP Holder volvió a interponer un recurso, esta vez una revocatoria directa de la determinación de junio de 2013 del Londoño. “En el sentido que se corrija la parte resolutiva de la misma, como quiera que no guarda correspondencia con la parte motiva, con base en la cual debe ser cancelada la marca parcialmente, en el sentido de incluir otros productos que no se tuvieron en cuenta”.

Al analizar los argumentos de la titular de la distinción, el superintendente delegado para la Propiedad Industrial (e), José Luis Salazar López, reconoció “el yerro” cometido.

“Como quiera que en la parte considerativa de la misma, este despacho concluyó que la marca estaba siendo utilizada para identificar pizza; pan, que comprende pan de queso y pan de tocineta; postres, así como pastelería y palitos de queso.