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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co lunes, 16 de mayo de 2016

Más allá de la palabra Donuts, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la empresa colombiana, Indudonuts, por su parecido en tipo de letra, colores y los elementos nominativos con el signo Dunkin’ Donuts para la clase 30 Internacional de Niza. 

La decisión no solo se dio en la primera etapa, ante la dirección de Signos Distintivos, sino que se mantuvo ante la Delegatura de la Propiedad Industrial, fase en la que termina la posibilidad de pelear por la vía gubernativa. 

María José Lamus, líder de la dirección, indicó que “encontramos que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles entre sí”, por lo que los “signos no pueden coexistir en el mercado sin generar en el consumidor confusión sobre su procedencia empresarial”.

No siendo suficiente el parecido gráfico de las marcas, Lamus sostuvo en la resolución que también hay conexión competitiva pues presentan canales de comercialización similares. 

En el documento también se “pone en entredicho” la buena fe del empresario pues “pretende obtener un derecho de propiedad industrial, específicamente sobre una marca, que ha posicionado previamente en el mercado la opositora”, aunque reconoce que esta aseveración no puede concluir en un acto efectivo de competencia desleal pues lo dicho se da con base en indicios, y corresponde a otras autoridades conocer sobre el tema. En todo caso, la Dirección le otorgó a la marca Dunkin’ Donuts la mayor protección reconociendo su carácter de notoria. 

“Consideró que los elementos probatorios que han sido allegados con la oposición acreditan que la marca ha consolidado una reputación dentro del público consumidor”, señaló Juan Carlos Martínez, docente experto en Propiedad Intelectual de la Universidad de la Sabana.

Uno de los aspectos relevantes es la inversión de más de $3.000 millones en publicidad entre los años 2010 y 2015 de Dunkin’ Donuts y por supuesto los ingresos permanentes en el mismo periodo de US$26 millones anuales. 

La decisión fue confirmada en la Delegatura de la Propiedad Industrial. “Estamos muy contentos con el resultado de la decisión, pues se buscaba proteger los derechos de Dunkin’ Donuts en el país, una marca que se ha posicionado en los consumidores; además se obtuvo la notoriedad de la marca”, aseguró Adriana Durán, abogada del caso y asociada senior de Cavelier Abogados.

“Es una decisión acuciosa que tuvo en consideración las pruebas aportadas dentro del expediente, y negó el registro de una marca que guardaba estrechas semejanzas en su parte gráfica con las marcas previamente registradas”, concluyó Juan Carlos Uribe, socio de la firma Triana Uribe & Michelsen. 

Análisis profundos
Para Juan Carlos Uribe, socio de Triana Uribe & Michelsen, esta es una decisión ejemplar: “deberíamos tener más decisiones como éstas en las se analicen los colores y formas empleadas para determinar la confundibilidad entre los signos, más aun cuando se trata de productos que se adquieren por consumidores desprevenidos”.  Ricas Donuts Donuts está registrada en las clases 5 (enseña comercial) y 42 (nombre comercial).  

La opinión

Adriana Durán
Asociada senior de Cavelier Abogados

“Estamos muy contentos con el resultado, pues se buscaba proteger los derechos de Dunkin’ Donuts en el país, una marca que se ha posicionado en los consumidores; además se obtuvo la notoriedad de la marca”.

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