Esto es lo que debería saber para defender su marca en el mercado internacional

Registrar una marca en Colombia no es suficiente si su empresa planea expandirse a otros mercados o si simplemente quiere evitar que sea robada en otras naciones. Para proteger adecuadamente su nombre, logo e identidad comercial en el extranjero, es clave adelantarse y asegurar los derechos en países donde pueda existir un riesgo de suplantación de marca.

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Si no lo hace, se arriesga a que otra empresa la registre primero, lo que podría impedirle vender o incluso usar su propia marca fuera del país, como en el caso de Frisby, marca que fue usada en España sin autorización.

Las marcas se rigen por el principio de territorialidad, es decir, la marca se debe registrar y no basta solo con crearla y utilizarla. Los derechos de la marca se reconocen dentro del país de interés. Por lo tanto, no existe un registro de marca internacional o universal.

Danilo Romero Raad, socio en Holland & Knight, explicó que “el principio de la territorialidad que existe en el derecho marcario implica que usted tiene que registrar en cada país donde se quiera proteger. Eso implica que en principio, salvo los tratados internacionales, usted tiene que ir país por país”.

Proceso general

A pesar de que para cada país las entidades donde se deben registrar las marcas son distintas, hay un proceso general. La firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, PPU, dice que la primera etapa del proceso es presentar la solicitud.

Las siguientes etapas son hacer el examen de forma y la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para oposición de terceros. Tras revisar si alguien se opuso y responder, sigue el examen de fondo.

Entre las últimas etapas para finalizar el proceso está la decisión de la Oficina de Marcas, recursos de apelación, si se niega, y el certificado de registro para concesión del derecho.

Estados Unidos

Para el proceso de registro en el país americano, el trámite se debe hacer a través de la oficina de marcas Uspto. “Es importante considerar que, Estados Unidos es una jurisdicción basada en el uso en el comercio”, dijo socio del área de Propiedad Intelectual de PPU, Gerardo Flórez.

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El abogado añadió que hay dos tipos de derechos marcarios: “common law” estado por estado o el registro federal. La protección mediante “common law” es limitada al área geográfica donde la marca se usa efectivamente y al área de expansión natural de la empresa. Esta se refiere a la protección que se adquiere solo por el uso de la marca en el comercio, sin haberla registrado.

Por otro lado, si registras la marca en todo EE.UU. (registro federal), tienes más beneficios legales y protección en el país.

Unión Europea

El registro de la marca en la Unión Europea se puede dar de dos formas: registro para toda la UE (marca de la UE) o el registro por país (marca nacional).

Si lo registras en toda la comunidad Europea se hace una sola solicitud y la marca quedaría registrada en los 27 países pertenecientes a la UE.

Por otro lado, si se hace el trámite por país puede registrar la marca solo en el país que le interesa. Por ejemplo, si solo va a trabajar en Alemania, puede registrarla solo allá.

¿Cuánto cuesta el trámite?

Los costos de los registros de marcas de penden de cada país. De acuerdo con PPU, “una solicitud de una marca en una clase en la Comunidad Europea de US$951, Estados Unidos es de US$350, China US$42, Japón US$78, Hong Kong US$255 y Taiwán US$140”.

Protocolo de Madrid

Otra forma para obtener protección internacional sin tener que realizar varios trámites por separado, es a través del Sistema de Protocolo de Madrid. Este proceso simplifica el trámite internacional al solo necesitar una única solicitud para tener protección en uno o varios de los 128 países miembros, aunque cada uno decide.

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Para solicitar el trámite, lo primero que se debe hacer es registrar la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez certificada la solicitud, la remite a la Ompi, que realiza una revisión y si todo esta correcto, le notifica a los países quienes tienen un periodo entre 12 y 18 meses para decidir si concede la protección.

Con respecto a los costos, el socio de Ibarra Ramón, Gabiel Ibarra expuso que “la tasa básica del Protocolo de Madrid está entre 600 (US$714) y 900 (US$1.071) francos suizos. A esto se suman las tasas individuales que cobra cada país”.