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Julián Puentes Villanueva - jpuentes@larepublica.com.co lunes, 5 de mayo de 2014

El laboratorio farmacéutico Genfar S.A. no consiguió registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la marca nominativa Colesta, luego de que tres compañías presentaran oposición frente a la solicitud.

Dos de los recursos, los de Johnson & Johnson e Inverness Medical Switzerland Gmbh, fueron declarados fundados por la entidad, mientras que el de Kimberly-Clark Worldwide Inc., fue resuelto como infundado.

La compañía solicitante pretendía con el registro distinguir productos farmacéuticos y medicamentos, los cuales están comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional Niza.

Las tres oposiciones presentadas ante la SIC tuvieron fundamento en el literal A y F del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales no permiten el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a marcas anteriormente registradas por terceros.

Inverness Medical Switzerland Gmbh, se amparó en dichos literales ya que tenía registrada con antelación en tres clases la marca Cholestech, por lo que iban a existir similitudes entre ambos signos, ya que la marca solicitante quería distinguir productos en la clase 5 donde ya estaba registrada la marca de la farmacéutica.

Humberto Rubio Camacho, especialista en propiedad intelectual de la firma Humberto Rubio & Cia, apoderada de la farmacéutica, resaltó que “la marca solicitada era una reproducción imperfecta de los signos vigentes por Inverness Medical, con lo cual se crearía con seguridad confusión directa e indirecta entre el público consumidor”. Así mismo se habló de similitudes visuales, ortográficas, fonéticas y conceptuales entre los signos en confrontación.

Johnson & Johnson, la segunda en oponerse, logró en segunda instancia que la SIC revocara su decisión inicial y que esta declarara fundado su recurso jurídico.

Así, la compañía estadounidense, por medio de su apoderado Luis Alberto Zorro Sánchez, abogado de la firma Zorro Huertas & Zorro Sánchez, recalcó las mismas similitudes con su marca registrada previamente Cilest y agregó que “el peligro que representaría esta confusión para el consumidor era inminente, pues dicha clase ampara productos en los que tiene interés la salud pública”.

Por último, Kimberly-Clark Worldwide Inc., al igual que sus coterráneos fundamentó su recurso interpuesto en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que era dueña con anterioridad de la marca nominativa Clotest.

Por medio de su apoderado, Juan Pablo Cadena Sarmiento, abogado de la firma Brigard & Castro, también argumentó que “existía una relación de género a especie entre ellos, pues ambas marcas protegían exactamente los mismos productos”.

Las tres compañías opositoras al registro, también argumentaron, por medio de sus apoderados, que entre las cuatro marcas confrontadas existía conexidad competitiva ya que ellas compartían la misma naturaleza, los mismos canales de comercialización y por lo tanto estarían destinadas a distinguir productos en las mismas clases internacionales.

A pesar de que los tres recursos interpuestos se fundamentaron en los mismos principios jurídicos, la Superindustria declaró en primera instancia infundada la oposición de la farmacéutica Kimberly-Clark Worldwide Inc., y lo mismo hizo con Johnson & Johnson, pero declaró fundado el recurso de Inverness Medical Switzerland Gmbh.

En su análisis de segunda instancia ratificó su decisión acerca de Inverness Medical, mientras que revocó su fallo en contra de la farmacéutica estadounidense, al considerar que la marca registrada Cilest y el signo solicitado Colest presentaban similitudes de orden visual y ortográfico y mismo número de sílabas, por tanto sí era un recurso fundado. En cuanto al recurso de Kimberly-Clark sostuvo su decisión de declarar dicho recurso infundado.

La opinión

Juan Pablo Cadena Sarmiento
Abogado de la firma Brigard & castro

“El análisis en marcas nominativas debe hacerse sobre la totalidad de los elementos que componen los signos en conflicto, las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente y deben tenerse en cuenta las semejanzas más que las diferencias”.

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