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Xiomara Mera martes, 1 de noviembre de 2016

La disputa inició cuando la Federación se opuso al registro del signo Café de Origen Don Juan Especial ya que se vería amenazada la distintividad de su marca Juan Valdez.

“La similitud de las marcas, por cuenta de la incorporación del nombre Juan en el signo solicitado, así como de la presencia de una palabra y un gráfico que evocan café son los elementos que llevarían al consumidor a evocar la marca ya registrada, que conoce y adquiere, si el Despacho accede a la solicitud de registrar el signo”, argumentó la FNC en su oposición.

“El signo a registro llevaría a confusión y hasta a un riesgo de uso parasitario, aprovechándose injustamente del prestigio del signo notoriamente conocido”, afirmó a su vez Álvaro Ramírez Bonilla, Fundador & CEO de B&R Latín América IP LLC.

Ante lo anterior la directora de Signos Distintivos, María José Lamus, hizo el estudio de registrabilidad teniendo en cuenta las disposiciones  de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, para poder determinar si lo argumentado por la Federación era correctos o no. 

En la primera parte del estudio la Superindustria encontró que había una “reproducción de la parte nominativa ‘Juan’, sobresaliente en los signos del opositor, (que) genera una similitud ortográfica y fonética entre los signos, no siendo los demás elementos suficientes para que el consumidor pueda individualizar los signos en el mercado y asociarlos a un origen empresarial determinado”.

Luego de determinar la similitud de las marcas en conflicto, la Directora de Signos Distintivos procedió a determinar si entre ellas existía además una conexión competitiva y encontró que “no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de productos, ubicados en la misma clase internacional, ya que en las coberturas comparadas está incluido el café y los productos de pastelería”.

En cuanto a la vulneración de la distintividad de la marca Juan Valdez,  Lamus explicó que “no se puede desconocer la calidad notoria del signo. Sin embargo, la notoriedad es un fenómeno cambiante que requiere mantenerse para que proceda como causal de oposición”, por lo cual se abstuvo de pronunciarse de este punto ya que no encontró las pruebas que sustentaran dicha notoriedad al momento de analizar la disputa.

En consecuencia a todo lo anterior, la SIC decidió negar el signo y darle la razón a la Fedecafé. No obstante, este no es el final, pues la Asociación San Juan aún  tiene la posibilidad de apelar e ir a segunda instancia de la Superindustria.

Antecedentes

La primera tienda Juan Valdez abrió sus puertas en diciembre de 2012 y se ubicó en el aeropuerto internacional Eldorado, luego expandieron su comercio y se aventuraron a llegar a mercados como el de Estados Unidos, Europa y Asia. El nombre de la marca se debe al personaje que con su mula Conchita llevan más de cinco décadas promocionando por el mundo la calidad del café colombiano.

La opinión

Álvaro Ramírez Bonilla
Fundador & CEO de B&R Latín América IP LLC.

“El signo a registro (Café de Origen Don Juan Especial) llevaría a confusión y hasta a un riesgo de uso parasitario, aprovechándose injustamente del prestigio del notoriamente conocido Juan Valdez”.

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