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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co martes, 17 de abril de 2012

Cuando se solicita la cancelación por no uso de cualquier registro, se debe demostrar que no ha sido utilizado ni comercializado durante los tres años anteriores a la petición.

Estas cancelaciones pueden ser totales o parciales, dependiendo de la clase que se pretenda amparar.

Los dueños de las marcas deben demostrar su uso y usufructo, de lo contrario, se acepta la cancelación y el solicitante tendrá la prelación al momento de registrarla de nuevo. La Superintendencia de Industria y Comercio, en estos casos aclara que se debe registrar el mismo nombre con la misma clasificación de la cancelada anteriormente.

En este caso en particular, se destaca la situación de las pruebas presentadas por el titular de Ducati, la firma Ducati Motor Holding SPA, pues no pudo en primera instancia demostrar la comercialización. En primer lugar, la SIC inadmitió una factura de venta de febrero de 2007 a favor de Auto Sportivo Warehouse S.A Panamá, ya que se encuentra expedida fuera del periodo exigido, pues en esta ocasión se refiere al tiempo entre el 30 de diciembre de 2007 y el 30 de diciembre de 2010.

En segundo lugar, se admitieron otras facturas de venta a favor de la misma empresa en Panamá, por la venta de sudaderas y overoles, sin embargo, no fueron determinantes ya que ese país no pertenece a la Comunidad Andina, pues las facturas no describieron el hecho de que son exportaciones de un País Miembro.

Para la Superindustria, estas pruebas no demostraron el uso de Ducati en la Comunidad Andina. También se presentaron facturas a favor de la Comercializadora CTR CI SAS en Bogotá, en las cuales se describe la venta de sudaderas, chaquetas, medias, camisetas y busos por valor de US$3.815; también copias de catálogos y copia de diverso material publicitario.

Frente a esto, el artículo 166 de la Decisión 486 señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esta marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Por esto, la Superindustria estableció que las pruebas aportadas no eran suficientes para demostrar que la marca Ducati se ha usado en Colombia, o en país miembro de la Comunidad Andina, pues solo se aportó una factura que corresponde a octubre de 2010, que aunque es significativa en el monto, no es demostrativa de que los productos se encuentran en el mercado de la forma que normalmente corresponde. Según la resolución expedida por la SIC, los indicios emanados de los documentos examinados, deben acompañarse de información idónea que permita deducir un uso en la cantidad y modo previstos por la legislación comunitaria, tales como facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría.

Se debe tener en cuenta, que el accionante de la cancelación contará con el derecho preferente. Es necesario que el signo objeto de este beneficio sea idéntico a la marca que se canceló y no podrá ser extendido a signos semejantes.

Tanto los elementos denominativos como los gráficos deben coincidir, en tanto la cancelación recayó sobre un signo determinado y perfectamente individualizado y es sobre este signo, que el derecho preferente debe ser ejercido.

Esto implica que la necesidad de que la solicitud beneficiada de este beneficio incluya los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, sin perjuicio de que pueda tener un alcance menor.

Esta decisión de primera instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de cancelar por no uso la marca Ducati para la clase 25, cuenta con recurso de reposición y apelación.

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