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Esperanza Santamaria - esantamaria@larepubica.com.co sábado, 26 de mayo de 2012

Que usted tenga el registro de una marca no le garantiza que el día de mañana esta no le pueda ser cancelada o que la notoriedad de la misma pueda cuestionarse.

Lo anterior no es un caso remoto, le ha pasado a grandes compañías nacionales y extranjeras en Colombia, como es el caso de Apple y Meals de Colombia, las cuales, tras cometer posibles errores en la presentación de las pruebas, han tenido en riesgo la cancelación del signo o simplemente no han logrado comprobar la notoriedad de su nombre en el mercado.

Posiblemente usted tenga un producto de la marca Apple, si no lo tiene, por lo menos reconoce la marca y hace seguramente asociaciones directas con su fundador, Steve Jobs.

Sin embargo, pese a que ese signo tiene una fuerte recordación, LR registró en días pasados que la multinacional de la manzana, en un intento por impedir el registro de la marca Red Apple, no logró comprobar su notoriedad porque hizo allegar, entre otros documentos, información de sus ventas en Japón, Europa, Asia y las Américas sin que este hecho relacionara las ventas hechas dentro del territorio de la Comunidad Andina, un factor indispensable para certificar que esta tiene una incidencia específica en el territorio local.

Entre tanto, el conocido Chococono de Meals de Colombia sufrió un fuerte embestida a finales del mes pasado cuando la SIC canceló el signo, en primera instancia, tras encontrar que las pruebas no fueron suficientes para acreditar su uso.

Por esta razón, con la ayuda de expertos en derecho comercial y de la Superintendencia de Industria y Comercio, LR le cuenta en esta edición cuáles son los principales errores que, como empresario, no puede darse el lujo de cometer para comprobar que hace uso de su marca o que esta es notoria.

No se refleja la puesta de la marca en el mercado
De acuerdo con el superintendente delegado de propiedad industrial de la SIC, José Luis Londoño, al momento de comprobar el uso de la marca es fundamental que las pruebas reflejen la comercialización y puesta en el mercado de los productos con la marca específica que está siendo objeto de cancelación

Se anexa publicidad de la empresa y no del producto
Las certificaciones de revisoría fiscal o gasto publicitario deben estar referidas a aquellos gastos publicitarios de la marca en particular o el certificado de ventas de ese producto y no de la empresa, como ocurre en algunos casos, pues según Londoño 'no necesariamente todas las ventas se derivan de un producto identificado por una marca'.

Probar el uso posterior de la marca
Recuerde que la SIC evalúa si la marca se usó, más no si está siendo usada. Así que, para este caso, compruebe que utilizó la misma en un periodo de tres años atrás a la presentación de la acción y no cometa el error de hacer allegar pruebas posteriores a la misma.

Adjuntar pruebas de uso de páginas de Internet actuales
Un error muy frecuente es presentar a la SIC pruebas de uso de páginas en Internet actuales, con impresiones de las mismas, las cuales no corresponden a la fecha sobre la cual en realidad se hace el estudio (tres años atrás de uso).

No comprobar su uso en otros países de la Comunidad Andina
Finalmente, recuerde que puede comprobar el uso de la marca no solo desde la utilización que hizo de ella en Colombia. Según Londoño, las importaciones desde y hacia otros países de la Comunidad Andina (Ecuador, Perú y Bolivia), son una prueba válida dentro del proceso.

Sobre la notoriedad
Entre tanto, al hablar de la notoriedad de un signo, la especialista en marcas de PrietoCarrizosa Zoraida Fonseca, aseguró que dentro de los principales errores que cometen las compañías en estos casos se encuentra que los documentos o certificaciones aportadas 'no refieren que la marca que se aduce es notoria, no señalan el periodo o territorio pertinente o no se indican los productos o servicios', sostuvo. Otro error común, aseguró Fonseca, es centrar la prueba de la notoriedad al conocimiento fuera de la Comunidad Andina. 'Si bien los hechos del mercado internacional son un factor a tener en cuenta, el conocimiento debe corresponder a los consumidores de alguno de los países miembros'.

Entre tanto, el especialista Julio Orozco aseguró que la notoriedad implica para el sistema de normas colombianas y andinas, que pese a no contar dichas marcas con el registro, no son registrables por terceros, razón por la cual la SIC ' está en la capacidad autónoma de declarar esta notoriedad, y no darle espacio al tercero que la solicita, y al titular extranjero que la defiende a discutir o litigar sobre el derecho'.

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