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lunes, 31 de marzo de 2014

Fabrica de Especias y Productos El Rey S.A, logró detener el registro marcario que pretendía realizar el empresario Gonzalo Rey Barbosa con sus signos Supertiendas El Rey y Rey Barbosa para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Calificación Internacional Niza.

En dicha clase hay productos como café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, harinas, preparaciones a base de cereales, pan, confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear y sal.

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, consideró la irregistrabilidad del signo por la afectación de una marca notoriamente reconocida, basándose en el artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual señala que no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean “idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para ser registrada por un tercero”.

Productos El Rey S.A, es una compañía que inició sus operaciones en 1940 en Bogotá, cuenta con más de 70 años de experiencia en la categoría de condimentos y productos alimenticios como salsas, mezclas listas, caldos, condimentos y chocolates, cuenta con certificados de calidad de Kosher y en 2010 fue reconocida como marca notoria por la SIC.

Por su parte Gonzalo Rey Barbosa, es gerente de Supertiendas El Rey, donde comercializa productos de la marca compuesta por sus apellidos y la cual quería registrar.

En un principio Barbosa, intentó registrar la marca Supertiendas El Rey, para identificar los productos de clase 30 Internacional que comercializaba en su establecimiento

Luego de la solicitud presentada por la marca registrante, Productos El Rey decidió recurrir al recurso de oposición, argumentando que ésta compañía estaba plenamente legitimada para oponerse a solicitudes de registro de marcas de terceros, que puedan afectar distintivamente el signo ya registrado.

Al considerar procedente la oposición por parte del signo registrado, la SIC resolvió negarle el registro a Gonzalo Rey Barbosa, quien en una segunda instancia decidió intentarlo nuevamente, pero esta vez bajo sus apellidos, de esta manera la solicitud de registro quedó archivada para el signo marcario ‘Rey Barbosa’.

“Productos El Rey es una marca notoria en Colombia, la más conocida en el sector de productos alimenticios de la clase 30, lo que hace que el signo solicitado sea irregistrable, ya que se asemeja y se hace confundible con la marca registrada, debido a que “Rey Barbosa” en su parte normativa, se compone de la expresión “REY”, elemento que visual, fonética y conceptualmente se confunde con la marca El Rey” resaltó Juan Pablo Reyes, abogado de Reyes y Reyes abogados y apoderado de la compañía.

El pleito jurídico continuo, debido a que Productos El Rey sumó un nuevo argumento a la oposición que presentó, ya que consideraba, que el solicitante , quería aprovecharse de la reputación y posicionamiento de la marca registrada, además de pedir ante la SIC, la protección de la notoriedad de la marca, la cual fue otorgada en 2010 por la misma entidad.

Luego de este recurso jurídico, la defensa de Barbosa, se amparó en el artículo 157 de la decisión 486, Luis Francisco Romero abogado especialista en derecho marcario indicó “intentamos registrar el nombre “Rey Barbosa” para desligar la posible confusión con Productos El Rey, además de recurrir al artículo 157 de la decisión 486 que permite a terceros utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio, seudónimo, nombre geográfico o cualquier otra indicación en la producción de sus productos o la prestación de sus servicios, siempre y cuando esto se haga de buena fe”.

Igualmente, Romero argumentó que en 2006 su apoderado intentó registrar su marca Supertiendas El Rey, y debido a no haber dado respuesta oportuna al requerimiento la solicitud fue declarada en abandono, posteriormente, Rey Barbosa realizó una nueva solicitud en 2010 “con esto se demuestra que mi representado no ha querido apropiarse de la marca del opositor, por el contrario pretende reivindicar la propiedad que tiene por el primer uso del signo realizado desde 1992”, aseguró Romero.

Con estos argumentos sobre la mesa, el abogado Romero solicitó a la SIC, declarar infundada la oposición de la compañía fabrica de especias y Productos El Rey S.A y conceder al señor Gonzalo Reyes Barbosa, el registro de su marca Reyes Barbosa.

Finalmente la SIC, resolvió a favor de Fábrica de especias y productos El Rey S.A, declarando fundada la oposición que esta había presentado, negando el registro como marca mixta del signo Rey Barbosa para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional y por último extender el periodo de notoriedad del signo marcario Productos El Rey en el periodo comprendido entre junio de 2010 y julio de 2012.

Las opiniones

Juan Pablo Reyes
Abogado especialista de Reyes y Reyes abogados

“Nosotros basamos nuestros argumentos en tres puntos, defender la notoriedad de la marca productos El Rey, la confusión con el nombre de quién intentaba registrar su marca y finalmente el aprovechamiento de la reputación y pocisionamiento de la marca registrada”.

Luis Francisco Romero
Abogado de la U Libre y especialista en derecho marcario

“Hay una diferencia entre marca y nombre comercial, al señor Rey Barbosa le negaron el registro de su marca Rey Barbosa para identificar los productos que comercializaba, pero logró el depósito de su nombre comercial Supertiendas El Rey para sus tres establecimientos”.

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