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Julián Puentes Villanueva - jpuentes@larepublica.com.co martes, 6 de mayo de 2014

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, concedió al señor Jairo Cataño Gómez el registro de la marca ‘Que Ríe’, luego de declarar, en segunda instancia, infundadas las oposiciones interpuestas por las compañías Ventas Institucionales S.A”, y Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. El fallo de última instancia se resolverá en el Consejo de Estado.

Con el registro, Cataño comenzará a distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, grasas comestibles, entre otros productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional Niza.

Las dos oposiciones presentadas ante la SIC se fundamentaron en la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136 de la Decisión 484 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece que no podrán ser registrado aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a marcas registradas anteriormente por terceros.

En el recurso presentado por Productos El Rey se exponían tres argumentos enfatizando en el por qué el registro del signo solicitante perjudicaba directa e indirectamente su marca registrada previamente El Rey. El primero de ellos, aseguraba que la marca ‘Que Ríe’ presentaba múltiples semejanzas con el signo registrado, en segundo lugar se afirmó que el signo que se pret endía registrar carecía de distintividad y finalmente indicaron que al aprobar la solicitud de registro, esta diluiría la distintividad y notoriedad adquirida por El Rey.

En cuanto a Ventas Institucionales S.A., la compañía presentó la oposición ya que tenía registrada en las clases 29, 30 y 32 la marca ‘Que’ por lo que aseguraron “la marca opositora reproducía el elemento único de la marca registrada, el término Que, de manera exacta, haciendo de este su elemento distintivo” y por lo tanto generaran un riesgo de confusión de gran magnitud.

El recurso agregaba que la marca comercial solicitada estaba compuesta por la expresión Ríe, la cual era una expresión de uso común para distinguir productos en la clasa 30.

El solicitante dio respuesta a ambas oposiciones por medio de su apoderada, la abogada Eddy Margot Gélvez Epalza, quien resaltó que “el verdadero titular de un mejor derecho respecto del signo distintivo ‘Que Ríe’ era el Señor Cataño”. Esto debido a que él tenía en uso este término en el registro de las marcas La Vaca que ríe y La Arepa que ríe.

En la respuesta específica a Productos el Rey Gélvez alegó inaplicabilidad absoluta de las causales de irregistrabilidad del literal a, también recordó que en este mismo literal estaba comprendido en derecho de prelación que favorecía a Cataño, de igual forma resaltó que no existía ninguna similitud entre los signos al igual que una ausencia de identidad.

La parte solicitante hizo hincapié en la respuesta a Ventas Institucionales en la parte de la distintividad de la marca y recordó “hay que precisarle al opositor, que el hecho de que la expresión Ríe sea una denominación del castellano, no significa que es inapropiable para identificar alimentos y que por corresponder a una denominación conocida no es novedosa intrínsecamente” puntualizó Gélvez.

En primera instancia la Superindustria falló a favor del señor Cataño otorgándole el registro y declarando infundadas ambas oposiciones, a lo que las dos compañías respondieron apelando.

Pero la SIC sostuvo su veredicto inicial al considerar que si bien los signos compartían el pronombre relativo Que, esa coincidencia se veía diliuida por los demás elementos que conformaban la marca solicitada, además la expresión era un vocablo en el idioma castellano y era necesaria para encabezar o conectar ideas.

Falta que el Consejo de Estado decida quién tiene la razón.

La opinión

Carolina Vera Matiz
Abogada de la firma Vera Abogados Asociados

“La forma nominativa y mixta eran suficientes razones para negar el registro, por eso es inexplicable que no hayan aceptado nuestra argumentación, por eso presentaremos una acción contenciosa de nulidad ante el Consejo de Estado”.

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