Next Group PLC, es una multinacional de ropa, calzado y productos para el hogar minorista con sede en Enderby, Leicestershire, Reino Unido. Cuenta con alrededor de más de 700 tiendas, las cuales están distribuidas en ese país, Irlanda (540 sucursales) y Europa Occidental, Asia y Medio Oriente (200 tiendas más). Es la segunda minorista del Reino Unido y fue fundada por Joseph Hepworth en Leeds en 1864, pero sus primeras tiendas abrieron en el año 1982.
Por su parte, Nexxt S.A. es una empresa vallecaucana, de gestión de negocios comerciales y reagrupamiento por cuenta de terceros de prendas de vestir, accesorios, zapatos, botas y zapatillas (con excepción de su transporte) a través de almacenes, tiendas, boutiques, tiendas outlet y establecimientos relacionados con estos.
Este registro de marca fue solicitado el 14 de febrero del año 2012, por la empresa Next Group PLC, a la cual Nexxt S.A. presentó oposición, fundamentándose en la supuesta similitud y confundibilidad, además, que su signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de la Comunidad Andina. (No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero).
Ante dicha oposición, la empresa solicitante del registro pidió que la sociedad opositora diera por suspendido el trámite por el no uso de la marca.
Para el abogado experto en marcas Ricardo Gaitán, “si una empresa registra el nombre de una marca, lo que está haciendo es protegiéndola de otra que pueda llegar a registrarse con similitud de nombres, si dicha empresa no da uso de su marca y otra quiere registrarla, se puede demandar a sociedad que vaya a registrar, ya que la marca se encuentra protegida”.
Cómo diferenciar los signos
Primero que todo, para determinar si un signo solicitado en registro es confundible con una marca ya registrada, debe realizarse un cotejo, el cual lo realiza una jurisprudencia establecida. Segundo, la comparación debe efectuarse al descomponer los elementos tanto ortográficos como auditivos e ideológicos. Ambos signos en disputa no podrán ser analizados a la vez. Tercero y lo más importante, se debe hacer un énfasis en las semejanzas, ya que aquí es donde se percibe el riesgo de confusión y de asociación.
De acuerdo a todo lo anterior ya nombrado, la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve que el signo que se quiere registrar (Next Kids) es de naturaleza nominativa y no mixta como la marca ya registrada (Nexxt).
A esto, el Tibunal de la CAN resuelve que “se han contribuido criterios, los cuales se van a estructurar en donde se va afirmar la existencia o no de la confusión en la comparación entre marcas mixtas y denominativas, si llegaran a tener semejanza, se resuelve que serían confundibles”.
En este punto se encuentra que la marca opositora fue objeto de cancelación por el no uso, lo cual demanda la sociedad solicitante. Dando respuesta inmediata, se demuestra que la misma no fue cancelada ya que Nexxt S.A. demostró su uso en el mercado.
Finalmente, la SIC resuelve que las firmas en conflicto (Nexxt S.A. y Next Group PLC) por el registro de marca Next Kids con relación a lo alegado están comprendidas en causales de irregistrabilidad.
A esto se declara fundada la oposición presentada por Nexxt S.A. y se niega el registro de la marca nominativa Next Kids, la cual se pretendía tener en la clase 35 de Niza.
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