El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. Tal procedimiento se encuentra ampliamente regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuyo Título XII, artículos 224 a 236, se consagran las normas aplicables a los signos notoriamente conocidos.
El titular de una marca, que considera a ésta notoria, puede presentar una oposición al registro de una marca solicitada, en tanto concurran las causales para que la misma no sea registrable, caso en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio deberá establecer si se cumplen los supuestos fácticos previstos, incluyendo la notoriedad del signo distintivo con base en el cual se presenta oposición. E igualmente, la notoriedad podrá solicitarse al momento en que se interpone la acción de cancelación de un registro marcario, acreditándose, para tales efectos, las pruebas que sean pertinentes.
A título de ejemplo, resaltamos que la Superintendencia de Industria y Comercio al decidir sobre el reconocimiento de notoriedad de algunas marcas, ha venido realizando un análisis cuantitativo y cualitativo del material probatorio que el solicitante aporta para acreditar la notoriedad; considerando entre otros la existencia de niveles considerables de ventas, las inversiones en publicidad y el material publicitario; pero llama la atención, por ejemplo, que en desarrollo del estudio cualitativo, al valorar los estudios de mercadeo que acreditan el posicionamiento de la marca en el mercado, ha sostenido que necesariamente dichos estudios deberían evidenciar que la marca ocupa el primer lugar en el mercado o es reconocida como la numero uno por los consumidores en el sector pertinente.
A la luz de la mencionada posición, es posible concluir que el reconocimiento del carácter notorio de la marca está supeditado a que la misma sea considerada como la número uno en el sector pertinente, planteamiento este que ha servido de fundamento a la negación del carácter notorio de algunas marcas durante el tiempo. Sin embargo, en recientes resoluciones, esta misma entidad ha modificado su posición manifestando en el análisis probatorio respectivo, que si bien la marca que pretende ser reconocida como notoria, compite directamente con la marca número uno del mercado, es preciso reconocer que la misma ha logrado posesionarse en el mercado, situación que se evidencia en las restantes pruebas aportadas, tales como los altos volúmenes de ventas acreditados y las sumas considerables invertidas en la publicidad de la misma. Así las cosas, es posible afirmar que la jurisprudencia reiterada de la Superintendencia ha evolucionado, al punto de otorgarle un considerable valor probatorio al volumen de las ventas y las inversiones de publicidad, como factores principales a tener en cuenta para determinar el carácter notorio de una marca, eliminando como requisito indispensable para acceder al reconocimiento, que la marca esté posesionada como la número uno del mercado.
Dicha posición reconoce los grandes esfuerzos realizados por los titulares de las marcas para obtener un posicionamiento en el mercado, las cuales, si bien no ostentan el primer lugar en la recordación de los consumidores, si son fácilmente reconocidas y recordadas por éstos, que han tenido contacto con los servicios o productos que identifican, o que si bien, no han tenido dicho contacto, saben que se ofertan bajo las marcas y le endilgan a las mismas un origen empresarial y características o cualidades específicas.
Esta nueva línea de interpretación se ajusta al espíritu de la normas que regulan los signos notoriamente conocidos y cumple cabalmente con la finalidad de las mismas, la cual no es otra que otorgar una protección especial a las marcas que han logrado posicionarse en el mercado como producto de los grandes esfuerzos de sus titulares, evitando el uso indebido de las mismas, que pueda causar un debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que han ganado en el mercado y la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente de su prestigio.
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