¿Puedo mencionar o incorporar una marca de un tercero en un libro, película o canción, sin su autorización?

Es común que en distintos tipos de obras se opte por hacer referencia y/o incorporar marcas de terceros. Piénsese por ejemplo en canciones como la de Shakira y Bizarrap y la ya famosa frase “Cambiaste un Rolex por un Casio”. Piénsese igualmente en películas o series, en las que los protagonistas o personajes aparecen tomando Coca Cola, Pepsi o vistiendo prendas marca Adidas, Nike o Puma.

Incluso en los libros se suele hacer referencia a marcas para describir con más detalle una determinada situación que enfrenta alguno de los personajes.

La pregunta que surge es, entonces ¿Puedo hacer referencia o utilizar marcas de terceros en mis obras, sin permiso de los titulares?

Al respecto, es importante señalar que, en general, la normativa en la materia permite la mención y/o uso de marcas de terceros en estos escenarios, sin autorización, pues se trata de usos de carácter “no comercial” que no se realizan a título de marca, y que constituyen simplemente meras referencias a los signos como parte de la ambientación o contexto de la obra. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en un reciente pronunciamiento, señaló expresamente que estos usos se encuentran cobijados por el derecho constitucional de la libre expresión, por lo que se trata de usos permitidos que no constituyen infracción marcaria.

Ahora bien, un caso especial que vale la pena analizar es el de las marcas notorias, es decir, de aquellos signos que han sido declarados como tal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su amplia trayectoria y reconocimiento por parte del consumidor de un determinado sector relevante.

Pues bien, este tipo de signos tienen una protección más amplia que una marca común y justamente por ello, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina establece que el titular de una marca declarada notoria, podrá impedir el uso de esta, incluso si este es del tipo “no comercial”, cuando se pudiese afectar su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o si tiene lugar un aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de un tercero.

Si bien, por lo general, la incorporación o mención de marcas (incluso notorias) en una obra no suele afectar la fuerza o valor de la marca ni implicar un aprovechamiento de su prestigio, sí es importante que se realice la correspondiente verificación con el fin de evitar un escenario de posible reclamación o infracción.

Piénsese, por ejemplo, en una serie de televisión en la que cualquier tipo de galleta que aparezcan consumiendo los personajes durante toda la serie, se identifiquen o relacionen con la marca “Oreo”, sin ser realmente de esa marca. Este actuar, en términos marcarios, puede facilitar o derivar en la denominada “vulgarización del signo”, es decir, cuando este ya no identifica un producto específico, sino que se convierte en la designación genérica de la categoría de productos (como ejemplo de un signo “vulgarizado” tenemos a la marca “Icopor”, que ya no se usa para referirse a un producto específico, sino a cualquier tipo de poliestireno expandido).

O piénsese en un caso en el que, en la letra de una canción, se vincule a una determinada marca, de manera reiterativa, con un grupo ilegal armado, nombrándola como la marca oficial y preferida por el grupo.

En tales escenarios, si el titular de la marca notoria logra demostrar objetivamente la pérdida de fuerza distintiva, valor comercial, publicitario o el aprovechamiento injusto del prestigio causado por esa asociación generada en la obra, bien podría proceder una reclamación, demanda y/o eventual declaratoria de infracción marcaria. Ello, además, de las acciones por vulneración a la imagen y/o al buen nombre que podrían impetrarse.

Así, en caso que se identifique el riesgo de un uso infractor de una marca notoria en estos contextos, será recomendable solicitar la autorización al titular de la marca para utilizarla y/o en ausencia de esta, descartar tal mención o incorporación. Se concluye entonces que, en general, el uso de marcas de terceros en el contexto de obras se encuentra cobijado por el derecho constitucional a la libre expresión; en todo caso, siempre será recomendable realizar la correspondiente revisión o clearance por parte del área o asesor legal, teniendo en cuenta los conceptos y criterios explicados, con el fin de prevenir al máximo el riesgo de una reclamación o infracción.