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OPINIÓN

“Disclaimer” y la patentabilidad de una invención

18 de febrero de 2014

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¿Qué es un “disclaimer”? Para entender el significado de esta figura es importante precisar que las reivindicaciones son las que permiten definir la materia que se desea proteger con una patente.

En términos generales, una invención es definida por características positivas; sin embargo, en la práctica es posible definir una reivindicación incluyendo no sólo características positivas sino también limitaciones “negativas”, esto es, excluyendo un elemento que de otra manera se entendería incluido.

En este contexto, es posible entender el alcance de la definición de un “disclaimer” el cual, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes es definido como, “la exclusión expresa de materia del alcance de una reivindicación, mediante una definición negativa.”

¿Este tipo de reivindicaciones está permitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia?
Sí, de hecho, en su guía de exámenes de solicitudes de patente, al establecer los parámetros del estudio de fondo de una solicitud, esta Entidad señala cómo puede incluirse un “disclaimer” dentro de la materia definida por las reivindicaciones, esto es, mediante una “renuncia”, una “limitación negativa” o una “exclusión” de un elemento definido claramente.

¿Qué aplicación práctica tiene incluir un “disclaimer” dentro del alcance de las reivindicaciones?
Un “disclaimer” es generalmente utilizado cuando no es posible definir la materia reivindicada con características positivas; así mismo, es posible recurrir a esta figura para superar una objeción por falta de novedad de una invención solicitada.

Para este último caso, se debe tener en cuenta que un documento existente en el estado de la técnica  podría llegar a afectar la novedad de una invención, si el mismo revela la totalidad de las características esenciales de la invención que se pretende proteger. En este contexto, el disclaimer es una de las opciones con que cuenta el solicitante de una patente para superar la objeción por falta de novedad, y el mismo estará entonces dirigido a restringir la reivindicación afectada, eliminando la materia que estaba revelada en el documento del estado de la técnica.

¿Tiene alguna regulación legal la limitación que se haga por medio de un “disclaimer”?
No expresamente; sin embargo, es de considerar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su artículo 34 los lineamientos para efectuar la modificación de una solicitud de patente, señalando de manera restrictiva que dicha posibilidad está restringida al hecho de que no amplíe la materia contenida en la solicitud inicialmente presentada y esté sustentado en la descripción.

En consecuencia, en la práctica actual, para que un “disclaimer” sea aceptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta la disposición legal antes mencionada, es necesario que se encuentre debidamente soportado en la descripción de la solicitud de patente, tal como fue originalmente presentada.

¿Sería aconsejable el uso de un “disclaimer” en la redacción inicial de las reivindicaciones? 
No resultaría aconsejable el uso de limitaciones negativas y exclusiones en la redacción de las reivindicaciones en procura de lograr la mayor claridad del objeto que se desea proteger con la invención; sin embargo, en el evento que pudiera ser anticipado un documento del estado de la técnica que se considere afectaría la novedad de la invención, sería procedente hacer uso del “disclaimer” desde la presentación de la solicitud.

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