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Susana Trujillo Mejia - susana.trujillo@hklaw.com lunes, 11 de mayo de 2020

El creciente protagonismo de la propiedad industrial ha logrado que bienes intangibles, como las marcas, se hayan convertido en importantes activos para las compañías al tener un gran valor económico y reputacional, e identificar los productos o servicios que son recordados por los consumidores.

Sin embargo, ha sucedido que las marcas que identifican un origen empresarial de un producto o servicio empiezan a ser utilizadas en el mercado de forma genérica para referirse a dicho bien o servicio. Ejemplo de esto son las expresiones “Canola” y “Nachos” en Colombia, y Kleenex y Velcro en otros países, las cuales perdieron su distintividad como marcas al convertirse en signos de uso común del producto que identificaban.

Por eso, ante este riesgo y a pesar de enfrentar la crisis generada por el Covid-19, los empresarios no deben tomar un actitud pasiva o indiferente frente a sus signos distintivos.

¿Qué riesgo enfrenta una marca que se convierte en un signo común o genérico para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada?
La Decisión 486 de 2000, norma que regula la propiedad industrial en Colombia, establece la posibilidad de cancelar el registro de una marca cuando su titular haya provocado o tolerado que la misma se convierta en un signo común o genérico del producto o servicio que identifica y para los cuales fue registrado. Esta acción se conoce como cancelación por vulgarización, cuyo objetivo es desaparecer la protección de uso exclusivo de una marca que ha perdido su capacidad distintiva y se ha convertido en una expresión genérica.

Este es un riesgo para las empresas que han logrado un reconocimiento para sus marcas, pues pueden perder la capacidad de usar de forma exclusiva su signo distintivo. A modo de ilustración, empresas como Adobe han luchado para que marcas como Photoshop no se conviertan en expresiones de uso común para identificar su producto y poder garantizar la exclusividad del signo.

¿Cuándo se entiende que una marca se ha convertido en un signo común o genérico?
El artículo 169 de la Decisión 486 establece que deben concurrir los siguientes hechos con relación a una marca para concluir que ha perdido su carácter distintivo y por tanto, puede incurrir en el riesgo de ser cancelada:
_ que los competidores tengan la necesidad de usar el signo por no existir otro nombre adecuado para identificar en el comercio al producto/servicio respectivo;
_ el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto/servicio; y
_ el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

¿Qué tipo de marcas enfrentan un mayor riesgo de convertirse en signos comunes o genéricos?
Las marcas notorias (ej: Dolex - Milo) son aquellas que han obtenido un reconocimiento del público y por tanto, tienen una protección superior y la capacidad para impedir el registro de signos idénticos o similares.
No obstante, el alto reconocimiento de estas marcas incrementa el riesgo de dilución o debilitamiento de la capacidad distintiva del signo y, por ende, la probabilidad de convertirse en expresiones genéricas y de enfrentar una acción de cancelación por vulgarización.

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