Bloomberg
miércoles, 24 de junio de 2020
La Superindustria determinó que los signos no eran similarmente confundibles y podrían coexistir pacíficamente en el mercado
El entretenimiento deportivo cuenta con millones de fanáticos alrededor del mundo. En esta ocasión, dos compañías afines al deporte se presentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para defender sus marcas.
Se trata de DirecTv, el conocido proveedor de televisión satelital y Unidad Editorial Información Deportiva, el grupo de medios español que tiene a Marca, el portal dedicado a cubrir deportes, especialmente, el fútbol.
Primero, DirecTv Group Inc. solicitó el registro de ‘Marca Femenina DirecTv Sports’, con la que pretendía identificar servicios de telecomunicaciones, transmisión por satélite, entretenimiento, televisión digital, entre otros servicios de las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
LOS CONTRASTES
Édgar Iván LeónAbogado y docente U. Sergio Arboleda
“El empresario debe tener presente que las palabras de uso común pueden ser parte de su marca, sin que exista apropiación de las mismas cuando estas no sean lo suficientemente distintivas”.
Sin embargo, al registro presentó oposición la Unidad Editorial Información Deportiva para proteger su marca previamente registrada ‘Marca América’, con la cual identificaba servicios de telecomunicaciones y otros de las clases 9, 38 y 41 de la Clasificación Niza.
La opositora señaló ante la SIC que el signo que se pretendía identificar incurría en la causal de irregistrabilidad del literal a en el Artículo 136 de la Decisión Andina, que se señala que una marca no se podrá registrar si es similarmente confundible o idéntica con la que previamente haya registrado un tercero.
“Se evidencia que las marcas ‘Marca Femenina DirectTv Sports’ y ‘Marca América’ presentan una notable semejanza si se las analiza en conjunto, llegando a la conclusión de que las diferencias del signo solicitado en conflicto, no genera distintividad suficiente que le permita alejarse de ‘Marca América’”, añadió la opositora.
Adicionalmente, señaló que las marcas enfrentadas identificaban servicios en las mismas clases de Niza, por lo que los canales de distribución serían los mismos, lo que podría generar una confusión a los consumidores en el mercado.
“Los servicios de la marca solicitada para registro no solo están en las mismas clases 38 y 41 Internacional de la marca opositora, sino que son exactamente los mismos servicios en la Clase 38, servicios de comunicación por radio y televisión y en la Clase 41, servicios de entretenimiento”, añadió la titular de Marca.
Finalmente, la oposición señaló que las marcas enfrentadas no solo tenían una conexidad competitiva, sino que también eran similares en el aspecto fonético, gramatical y visual.
DirecTv respondió a los argumentos y dijo que contrario a lo señalado por Unidad Editorial Información Deportiva su marca no era similarmente confundible con ‘Marca América’.
“No contienen semejanzas suficientes que impidan su convivencia en el mercado. Las marcas deben ser analizadas de forma conjunta sin descomponer su unidad fonética ni visual”, concluyó.
Además, señaló que la única similitud que tenían los signos era la expresión ‘marca’, que se encontraba presente en múltiples registros de marca en las clases 38 y 41 de la clasificación Internacional.
Luego de que las contrapartes defendieran sus marcas, las Superindustria procedió a realizar el estudio de irregistrabilidad y el análisis de las pruebas presentadas.
En primer lugar, encontró que existían dos marcas de Unidad Editorial con la expresión ‘Marca América’, ambas de naturaleza mixta. Sin embargo, la Dirección señaló que “la expresión Marca, objeto de discusión, no es apropiable a un único empresario”.
Fuera de esto, al analizar los signos enfrentados la Superindustria determinó que a pesar de la similitud en esta expresión cada una contaba con elementos adicionales que permitían su diferenciación e individualización en el mercado.
Para concluir, al encontrar que no se cumplía ninguna de las causales de irregistrabilidad y que no había algún impedimento adicional, la Superindustria declaró infundada la oposición interpuesta por Unidad Editorial Información Deportiva y concedió el registro a Marca Femenina DirecTv Sports por un periodo de diez años.
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