• Juan Camilo Colorado

miércoles, 15 de noviembre de 2023

El uso de la expresión “Work” no impide el registro de la marca solicitante porque otras marcas la usan y coexisten pacíficamente

Daniela Isabel del Río Maldonado se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de registrar la marca TuWork Coworking Space, que distingue servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza tales como el alquiler de bienes inmuebles y oficinas.

Luego de la solicitud, WeWork Companies LLC presentó oposición a todas las clases en cuestión con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Siguiendo los argumentos de oposición, los dueños de WeWork afirmaron que la similitud visual radica en la reproducción parcial del signo opositor, en específico “Work”; de la misma manera, el uso de esa expresión alude a la misma naturaleza de las marcas en cuestión (espacios de coworking) sin que el cambio de “We” por “Tu” le dé la distinción necesaria para conceder el registro marcario, y el consumidor podría confundirse con respecto al origen empresarial. Por otro lado, ortográficamente, la marca en pugna tiene la misma longitud, el mismo número de sílabas, la misma secuencia vocálica y las mismas raíces y terminaciones.

Tras los argumentos de oposición de la marca opositora, Daniela Isabel del Río Maldonado respondió a la oposición afirmando que, como el estudio de registrabilidad debe tener en cuenta toda la expresión nominativa, la solicitante tiene una extensión más larga que la opositora. De la misma manera, defendieron que el elemento gráfico es el predominante en la marca por su tamaño en relación al elemento nominativo.

El análisis de la SIC se fundamentó en determinar si la solicitante era de tipo, mixto, nominativo o gráfico; al decantarse por el mixto, afirmaron que la marca en pugna contaba con suficientes elementos gráficos y nominativos para conceder el registro; así mismo, dijeron que ya existen otras marcas registradas con la expresión “Work” que coexisten pacíficamente en el mercado.

En razón a lo anterior, la Superindustria luego del estudio de la solicitud de registro, de la oposición presentada y el análisis propio, decidió conceder el registro de TuWork Coworking Space.

Por su parte, Diego González Chalita, abogado de la Universidad del Rosario y quien llevó el caso, contó que: "Nosotros registramos la marca, hicimos la erradicación de la marca ante la SIC en diciembre del 2022. TuWork es un startup en Cartagena de coworking space y por supuesto necesitaba su registro de marca. Entró en Gaceta y generó una oposición de WeWork, ellos alegaban que la marca era similarmente confundible con las marcas registradas de WeWork Companies LLC y pues era irregistrable".

"Nosotros recibimos la oposición más o menos en julio, la marca comparte una palabra, pero la palabra hace parte del lenguaje, del uso común, además la marca de WeWork solo tiene pronombre y la palabra work hace parte del lenguaje común y la marca de TuWork tiene un signo figurativo, un pronombre, tiene la palabra work y tiene un signo descriptivo también.

"Básicamente lo que hicimos fue una comparación visual entre las dos páginas web, también hicimos una comparación de redes sociales, una comparación ortográfica alegando que no existe confundibilidad entre las marcas, también hicimos una comparación de la paleta de colores de las marcas y así como subtipografía, logrando concluir que no había fundamento para la oposición y no existe semejanza, ya que no son confundibles el uno al otro y pueden los dos las dos ser identificadas de una manera visible y correcta. El argumento fue que la palabra tú no puede ser la razón para la negación y que la palabra work es una palabra, como ya mencioné, de uso común que al combinarse son registrables".