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Esperanza Santamaria - esantamaria@larepubica.com.co Lunes, 9 de julio de 2012

Después de seis años y luego de agotar todos los recursos para que la Superindustria negara el registro de la marca `Superfondos`, la sociedad Santander Investment Bank Ltda espera ahora que sea el Consejo de Estado quien proteja su signo `Superfondos Santander` y niegue el registro del signo solicitado por considerar que genera confusión en el mercado con su marca de seguros.

El caso se remonta al 21 de octubre de 2005 fecha en la cual el Fondo de empleados de la Superintendencia financiera de Colombia Superfondos solicitaron el registro del signo mixto Superfondos para distinguir productos de la clase 36 de Niza, es decir, para 'seguros, negocios financieros, negocios monetario e inmobiliarios'.

Sin embargo, tras conocer el extracto de solicitud, Santander Investment se opuso por considerar que el signo podía generar confusión en los consumidores con su marca previamente registrada, la cual protegía igualmente los productos de la clase 36.

'Es evidente que dada la semejanza confundible entre las marcas enfrentadas, el signo solicitado a registro 'superfondos', es incapaz de distinguir sus servicios respecto de los servicios de mi representada. Este hecho constituye un engaño tanto de los medios comerciales en general como del público consumidor, respecto de la procedencia y, en general, las características de los servicios', sostuvo la compañía en su momento.

Ante la oposición, el Fondo de empleados de la Superintendencia respondió que no era cierta dicha manifestación, toda vez que la marca Superfondos transcribía completamente la sigla del nombre comercial de la misma sociedad, convirtiéndose por ello en 'derechos adquiridos'.

La Superindustria, entre tanto, consideró en primera instancia que Superfondos si bien carecía de fuerza distintiva porque describía de manera clara, inmediata y directa una característica de los servicios amparados (servicio de ahorro y crédito), no podía obviar el hecho de que el signo estaba acompañado de elementos gráficos especialmente distintivos.

'Esta oficina procederá a otorgar el registro solicitado, haciendo salvedad en que la expresión 'Superfondos', se entiende explicativa dentro de la marca, otorgando exclusividad sobre el conjunto marcario sin que pueda ejercerse monopolio alguno sobre la expresión denominativa', determinó la SIC en su decisión de primera instancia( resolución 23629 de 2006), dando así vía libre al registro del signo.

La oposición de Santander Investment Bank Ltda por el hecho no se hizo esperar. La compañía interpuso los recursos de reposición y de apelación con el propósito de desvirtuar la decisión.

A través del último recurso la compañía sostuvo que los consumidores al encontrarse con ambas marcas considerarían de forma razonable que los signos de un mismo origen empresarial 'provocando confusión directa e indirecta, y que incidirá en que el mercado se encuentre una marca de falsa procedencia, incapaz de distinguir sus servicios respecto al signo previamente registrados', sostuvo.

Sin embargo, la SIC afirmó que los signos confrontados en conjunto no eran susceptibles de generar confusión toda vez que el signo solicitado contiene elementos nominativos adicionales como lo son las expresiones 'Sus intereses son los nuestros' unido a los elementos gráficos relevantes que lo acompañan.

Dado lo anterior, la Superindustria decidió a través de la resolución 31509 de 2006 negar las pretensiones de Santander Investment Bank , confirmando sus decisiones anteriores.

Tras agotar la vía gubernativa, la compañía decidió interponer una demanda contra la SIC ante el Consejo de Estado argumentando que su signo Superfondo Santander ha alcanzado en el país un alto reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado 'por lo que, el registro del signo solicitado podría producir una confusión frente al origen empresarial de los servicios'.

En su revisión del caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recomendó a la alta Corte tener en cuenta la totalidad de los elementos que integran el signo pues al tratarse de la comparación de dos marcas mixtas se hacía necesario conservar la unidad gráfica y fonética de las mismas. En dicho examen, sostuvo, se debería identificar cuál de los elementos prevalece del signo y cuál tiene más influencia en la mente del consumidor: el denominativo o el gráfico.

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