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  • Julián Puentes Villanueva

martes, 15 de abril de 2014

La compañía colombiana Codinsa S.A.S. no logró hacer efectiva la solicitud de registro de la marca mixta ‘Codinsa Compañía de Ingeniería Sanitaria’, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, declaró fundada la oposición presentada por Codensa S.A. E.S.P. A esta última se le extendió su notoriedad una vez concluido el pleito marcario.

Con la marca solicitada, Codinsa S.A., pretendía distinguir servicios de recolección, transporte, tratamiento, y almacenaje de residuos sólidos comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional Niza.

El principal fundamento en el que Codensa basó su recurso de oposición, fue la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal A del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que afirma que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción imitación o transcripción total o parcial de un signo distintivo que goce de notoriedad en el país.

Alicia Lloreda Ricaurte, abogada de la firma José Lloreda Camacho & Co y representante de Codensa, dice que los requisitos que establece la norma para poder ser aplicada es “que sea un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero y que su uso fuese susceptible a causar confusión o asociación, además de un aprovechamiento económico injusto generado por el prestigio del signo”.

Lloreda Ricaute, puntualizó en el hecho de que la marca solicitada por Codinsa S.A.S., reproducía la marca notoria de sus representados, ya que mantenía la estructura general del signo registrado con anterioridad. “La nueva marca no hacía una modificación que resultara definitiva, ya que el cambio en una sola letra de la palabra no le otorgaba suficiente distintividad para ser diferenciada en el mercado”.

Entre los argumentos que sumó la energética a su recurso de oposición estuvo la confundibilidad que existía entre ambas marcas, igualmente que había un riesgo de confusión debido a las similitudes ortográficas y fonéticas que se presentan entre los signos en confrontación. El parecido, según la experta, podría opacar la marca notoria.

Por último, Lloreda argumentó conexidad competitiva, ya que la marca solicitante pretendía amparar servicios similares y en la misma clase de la Clasificación Internacional, lo que pondría en riesgo un mercado ya conquistado por el signo de Condensa. Para responderle a la oposición, Codinsa S.A.S., por medio de su apoderada María Victoria Henao, abogada especialista en propiedad intelectual, dice que ambos signos marcarios competían en mercados diferentes.

Henao afirmó que “el interés de los empresario de las marcas enfrentadas es mantener una representación comercial para diferentes sectores. Por otro lado, la jurista explica que se demostró que la naturaleza de ambas marcas era diferente, lo que representa que la comercialización y distribución que ejecuta la oferta de uno y otro servicio es sustancialmente diferente”.

La apoderada de Condinsa S.A.S., aseguró además que al no existir conexidad competitiva entre los servicios, no habría razón para impedir el registro de la marca solicitada por sus clientes.

Pese al recurso de apelación que presentó la empresa Codinsa S.A.S., en el que ratificaba que el registro solicitado no atentaba contra el derecho de uso de la marca previamente registrada, la SIC resolvió a favor de Codensa S.A. E.S.P. El ente gubernamental declaró que existían similitudes ortográficas y fonéticas entre los signos y decidió proteger la notoriedad de Codensa. La última salió bien librada y además de ganar el pleito consiguió que el órgano le extendiera el periodo de notoriedad a su marca.

Alicia Lloreda Ricaurte
Abogada Propiedad intelectual Socia de Lloreda Camacho & Co

“En este caso el carácter notorio de una marca exige una protección especial, en particular frente al riesgo de confusión, en cuyo caso el examinador deberá realizar un estudio más riguroso al momento de adelantar el cotejo marcario”.

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