Johamna Muñoz Sábado, 18 de febrero de 2012

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entregó sus sugerencias por el caso en el que estaban involucrados Dermik International Holding Inc, Galderma y Procaps, por el registro de la marca Benzaclin.

Los hechos datan del 31 de julio de 2001, cuando Dermik International Holding Inc solicitó el registro como marca del signo Benzaclin (nominativa) para distinguir los productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud de registro se opusieron Galderma S.A., en base a la marca registrada Benzac (nominativa) de la misma clase 5; y Procaps S.A., con base en su marca registrada Betazinc (denominativa) de la misma Clase 5 por riesgo de confusión.

Mediante Resolución Nº 28986, de 13 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Procaps en base a la marca Betazinc y Galderma, y concedió el registro solicitado por Dermik International Holding Inc.

Frente a la anterior resolución, Galderma interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 010785, de 28 de abril de 2003, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

¿Qué dice el Tribunal?
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo varias sugerencias, entre éstas que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

En segunda instancia, el Tribunal sostuvo que para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

'Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o asociación para que opere la prohibición de registro'. Como tercer punto, dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo Benzaclin con las marcas denominativas Benzac y Betazinc, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

En un cuarto punto, el Tribunal asegura que en las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

'En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario', asegura el Tribunal.

Antecedentes
El caso anterior se justifica a partir de que el demandante Galderma S.A., solicitó al demandado, la SIC, conceder el 31 de julio de 2001 los derechos de la marca Benzaclin, para distinguir los productos farmacéuticos. En 2002, Galderma, con base en su marca ya registrada, de clase 5 en su categoría, se dio cuenta que tenía un semejante con el producto de Procaps. S.A., llamada Betazinc de la misma clase que la anterior. La resolución se dictó en 2003.