Criterios para cotejar las marcas de nombres propios

Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Al cotejar marcas que consisten en nombres propios o, como es el caso, apellidos, es fundamental tener en cuenta el idioma respectivo, esto es, aquél en el que se expresa la marca.

Adicionalmente, en el aparte de la sentencia transcrita, la Sección Primera del Consejo de Estado señala que en casos como el presente no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio, con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues éstos no son apropiables en forma exclusiva. Será menester analizar, además, si existen otros elementos que permitan su diferenciación. La sociedad Gado S.A.R.L., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones.

Que es nula la Resolución núm. 23078 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Opti Productos Ltda. Gado S.A.R.L Pretende que, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, se ordene a la entidad demandada revocar la Resolución núm. 23078 de 30 de julio de 2007 y declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Gado S.A.R.L y negar el registro de la marca nominativa “Dolce Eyewear”.

Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca nominativa “DOLCE EYEWEAR”, cuyo número de registro todavía no ha sido asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria. Superintendencia de Industria y Comercio Sostiene que el acto administrativo acusado no viola las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque fue expedido conforme a las competencias otorgadas por dicha Decisión y con garantía del debido proceso y del derecho de defensa. Manifiesta que de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Transcribe apartes de la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia.

Registro Asevera la actora que el día 16 de marzo de 2006, la sociedad Opti Productos LTDA., solicitó el registro de la marca nominativa “Dolce Eyewear” para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional y que durante el trámite correspondiente ella presentó oposición, con fundamento en el signo distintivo “Dolce & Gabbana” previamente registrado y vigente en Colombia, para distinguir productos de la misma Clase 9ª Internacional. Marca En el presente asunto, solo la marca previamente registrada “D&G DOLCE & GABBANA” se compone de los apellidos de sus creadores, los señores Doménico Dolce y Stefano Gabbana, los cuales, como quedó visto, se expresan en italiano, mientras que la marca “DOLCE EYEWEAR” se pronuncia parcialmente en inglés, pues la expresión “DOLCE”, en este idioma carece de significado. La expresión “DOLCE” en inglés (“dolci”), reproduce el apellido italiano “DOLCE”.

Fallo
DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. En lo que tiene que ver con la notoriedad de la marca “D&G DOLCE & GABBANA”, que a juicio de la actora le otorga protección especial, la Sala estima que no existe lugar a duda alguna de que el análisis sobre la notoriedad es un “elemento adicional” al de la confundibilidad que se presenta cuando existen entre las marcas similitudes capaces de inducir en error al público consumidor.