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Simón Granja - sgranja@larepublica.com.co sábado, 23 de agosto de 2014

Para distinguir calzado, sacos de dormir para bebés, baberos y ropa para niño en general, la firma internacional Discovery Communications solicitó en 2012, el registro de la marca Discovery Kids Doki ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y fue aceptada.

El trámite no fue sencillo y en el camino Juan Carlos Restrepo, propietario de Croydon y de Jen S.A., presentó una oposición con la que pretendía bloquear el registro marcario en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pese a ello, el órgano de control declaró infundado el recurso de Restrepo y le dio ‘vida’ a Discovery Kids Doki que ya se encuentra identificando productos infantiles en el mercado local.

La oposición argumentaba, de acuerdo con el documento de archivo de la SIC, que el signo solicitado se asemejaba a las marcas que ellos, habían registrado previamente. Discovery, Discovery be yourself y Croydon Discovery; son algunos de los signos que ya ostentaba la firma nacional.

La defensa que presentó la empresa estadounidense de medios y entretenimiento, se basó en que la palabra Discovery no es exclusiva y por el contrario, es usual encontrarla en ropa de uso diario.

Discovery explicó en la resolución que la empresa decidió ampliar sus productos a los niños debido a los programas transmitidos en su canal privado Discovery Kids en el que el personaje principal es conocido como Doki, quien incluso tiene una cadena llamada “Las aventuras de Doki”.

Añade que las marcas de los opositores que están destinadas a la comercialización de zapatos, han coexistido pacíficamente en el mercado colombiano durante años.

Eduardo Varela, abogado especialista en propiedad intelectual, opina que en este caso específico Kids es una palabra descriptiva muy frecuente en la clase 25, por lo que no debería ser motivo de oposición. “La compañía americana lo está utilizando como uno de sus elementos distintivos del signo”.

Expuestas las cartas de ambas partes, la Superindustria procedió a realizar el análisis bajo las disposiciones normativas señaladas en el literal A de la Decisión 468 de la Comisión Andina, que dice que no se pueden registrar aquellos signos que se asemejen o sean iguales.

Posterior a la rigurosa evaluación, el ente aclaró que las marcas deben ser comparadas en conjunto y no se debe fraccionar los elementos de los signos. Al realizar este proceso, se encontró, según el archivo, las marcas no son susceptibles de crear confusión. Dice también que el signo solicitado está conformado por la fusión de la expresión Discovery, que a pesar de ser arbitraria, ha visto mermada su fuerza distintiva debido a la existencia de múltiples registros que la contienen.

Guillermo Navarro, abogado de Muñoz Abogados, explicó que su cliente, el propietario de Croydon cuenta con el registro más antiguo de la marca Discovery en Colombia. “No es la primera vez que a Discovery Comunnications le han negado otras marcaspor oposición de Croydon. En este caso, el criterio de la SIC es debatible porque le está dando mayor valoración a las expresiones kids y Doki”.

Ante esto la SIC aclaró que Discovery Communications no tendrá la exclusividad sobre los componentes del signo solicitado sino del conjunto.

Navarro en representación de Restrepo presentó apelación en la que dice que la palabra Discovery sirve para que el público consumidor identifique los productos más reconocidos y vendidos de su cliente, que son los tenis Croydon Discovery, pero esto no hizo cambiar de parecer a la SIC que mantuvo el fallo de primera instancia en firme. Por último, dijo Navarro que acudirán al Consejo de Estado.

La opinión

Eduardo Varela
Abogado especialista en propiedad intelectual de cavelier AB.

“Kids es una palabra casi que descriptiva en la clase 25, por lo que no se debería tener en cuenta puesto que es el público al cual está dirigida. Pero Doki sí hace parte de los elementos distintivos . Por lo tanto, estoy de acuerdo con la decisión”.

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