sábado, 21 de enero de 2017
Las marcas pueden ser objeto de contratos de licencias o cesión, los cuales son una fuente de ingresos. Un contrato de licencia de marca es una herramienta de gran utilidad para el titular de una marca, el cual le permite derivar recompensas significativas por el hecho de otorgarle a un tercero el derecho de usar su marca. Por otra parte, las marcas pueden ser licenciadas frente a dos escenarios comerciales. Por una parte, el licenciatario tiene interés en comercializar un producto o servicio de un tercero (el licenciante). Por su parte, el licenciatario dispone de una marca registrada y pretende ampliar el mercado.
En virtud del contrato de licencia, el titular de una marca (licenciante) otorga autorización a un tercero (licenciatario) para usar su marca, de acuerdo con los términos contenidos en el contrato. La licencia se diferencia de la cesión en que, a diferencia de ésta última, en la licencia el titular no se desprende de la titularidad del derecho sino que autoriza el uso de la marca a un tercero con la contraprestación de una remuneración. Así, en este contrato confluyen tres elementos: el licenciante (titular de la marca), el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso de la marca) y la marca licenciada.
El artículo 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. La licencia deberá inscribirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que surta efectos frente a terceros.
En tratándose de solicitudes de marca en trámite de registro, en aras de proteger los intereses de los contratantes, debe reglamentarse en el contrato la conducta que asumirá el licenciante durante el trámite de la marca, con el fin de de evitar que conductas negligentes culminen con su negación y consecuente extinción de la licencia. Así pues, el licenciante deberá realizar todos los actos necesarios para la consecución de la inscripción del signo licenciado, debiendo subsanar defectos formales, contestar oposiciones, etc. De no concederse la marca por causas ajenas al licenciante, éste no será sujeto de responsabilidad, salvo que en el contrato se hubiese establecido en forma expresa la garantía de concesión del registro marcario.
Es claro entonces que el contrato de licencia de marca puede celebrarse tanto sobre marcas registradas como sobre marcas en trámite de registro. En cuanto a la obligatoriedad de la inscripción de la licencia en la Oficina de Marcas correspondiente, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución no. 21447 del 2012 eliminó esta exigencia y la misma quedó facultativa para los contratantes. De igual manera, en el contrato se determinarán las condiciones propias del contrato, tales como la duración del contrato, la vigilancia, inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante, entre otras.
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