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Paula Viviana Suárez - psuarez@larepublica.com.co lunes, 7 de septiembre de 2015

En junio de 2014, Dentalliance Internacional Panamá, solicitó el registro de Family Plan, a través de su apoderado, Jaime Eduardo Delgado, de la firma MDE abogados, para identificar productos y servicios de la clase 36 y 44 de la Clasificación internacional de Niza, relacionados con emisión de tarjetas codificadas y magnéticas para utilizar servicios de clínicas dentales, y para servicios dentales y de ortodoncia, respectivamente. 

Ante esta solicitud, Productos Familia, empresa colombiana reconocida por comercializar productos de aseo, presentó oposición a través de su apoderado, Álvaro Correa Ordóñez, socio de Baker & McKenzie; y solicitó la protección de la notoriedad de Familia, compuesta por un grupo de 33 marcas que contienen la expresión ‘familia’. 

Sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos, mediante Resolución 3276 de 2015 declaró infundada la oposición presentada por Familia y concedió el registro a Dentalliance Internacional Panamá para identificar servicios relacionados con odontología.

El Despacho no encontró elementos susceptibles de crear confusión entre los consumidores, porque las marcas evocaban a ideas diferentes.

El Grupo Familia decidió apelar ante esta decisión y argumentó que la similitud conceptual no solo se producía porque la marca solicitaba la misma expresión, sino también porque la cercanía ortográfica, daba lugar a que el público evocara la misma idea y, por lo tanto, confundiera su origen empresarial.

“En este caso la SIC se limitó a realizar un examen de confusión directa e indirecta pero no analizó que con la solicitud se genera el riesgo de un aprovechamiento injustificado de la reputación de la marca notoria Familia y de su prestigio”, puntualizó Correa Ordóñez.

En segunda instancia, la SIC resolvió confirmar la decisión de la Dirección de Signos, no sin antes reconocer la notoriedad de Familia respecto a algunos productos de la clase 16, como papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables. Y, consideró que la distintividad de cada marca estaba determinada por el conjunto marcario del signo y no por sus elementos individuales.  

Delgado, consideró acertada la decisión de la SIC, al determinar que los signos no son confundibles, porque  “no existe conexión competitiva entre los productos y servicios de las marcas en conflicto y, por esto, no influye cualquier reconocimiento de notoriedad que haya hecho la SIC de la marca Familia”.

Sin embargo, según Correa,  la protección debía extenderse al riesgo de que se ocasione un perjuicio ilícito al titular de la marca registrada porque podría deteriorar el valor promocional de la marca notoria (dilución).

Las opiniones

Álvaro Correa Ordóñez
Apoderado Productos Familia
“Decisiones como estas pueden deteriorar el  valor comercial y promocional de marca notorias altamente reconocidas por el consumidor colombiano, como es el caso de las marcas de Productos Familia”.

Jaime Eduardo Delgado
Apoderado Dentalliance Internacional Panamá
“No es confundible la marca Family Plan, con las marcas de Productos Familia ya que el conjunto marcario de la marca solicitada, con sus elementos nominativos y gráficos, es muy diferente al del opositor”.

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