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Julián Puentes Villanueva - jpuentes@larepublica.com.co sábado, 3 de mayo de 2014

La empresa solicitante pretendía distinguir “cervezas, aguas minerales, gaseosas, bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos que están comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional Niza.

El principal argumento que quería defender Twentieth Century Fox para estructurar su oposición era que el signo solicitante, Uff, reproducía en su totalidad la marca Cerveza Duff, propiedad de la empresa opositora. 

Para conseguir que la SIC declarara fundado su recurso, la corporación Twentieth Century Fox fundamentó su recurso judicial  en varias normas, incluyendo una internacional: el artículo 6 bis de la Convención de París.

Por medio de su apoderada, Alicia Lloreda Ricaurte, abogada especialista en propiedad intelectual de la firma José Lloreda Camacho & Co, la parte opositora basó su recurso en los literales a, h y f del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los cuales establecen que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para los mismos productos y servicios, f) infrinja el derecho de propiedad industrial, o el derecho de autor en un tercero, h) constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero. 

A la oposición adicionaron los literales b, c, d, e y f del artículo 228 de la Decisión 486, que establecen los factores que determinan la notoriedad de una marca en el mercado, como duración, amplitud y extensión geográfica de promoción, cifras de ventas e ingresos de la empresa titular y valor de inversiones efectuadas.

Finalmente incluyeron el artículo 6 bis del Convenio de París, el cual establece que es imperante la negación del registro de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión de una marca notoria dentro de los países del Convenio.

Lloreda argumentó que el registro de la marca Uff crearía riesgo de confusión y de asociación al consumidor porque entre las marcas en confrontación existían similitudes fonéticas, ortográficas e ideológicas, “en primer lugar porque compartían las mismas vocales y consonantes, además la supresión de la d inicial no generaba una impresión diferente al observarlas de manera sucesiva”, puntualizó Lloreda. 

“La expresión Duff está siempre vinculada a la serie Los Simpsons de Fox, como parte de la misma, siendo ésta una creación original y propia, y al reconocer la notoriedad mundial de la marca Duff Beer, se estaba garantizando la protección amplia que tiene la propiedad industrial, como la que se desarrolla a través del Convenio de París”, dijo la abogada.

En respuesta al recurso interpuesto por Twentieth Century Fox, la sociedad solicitante E Nnovva S.A.S., por medio de su apoderado Gustavo Niño Ayarza,  abogado especialista en propiedad intelectual, argumentó que no cualquier parecido era suficiente para enmarcar un signo en la causal de irregistrabilidad: “es necesario además, que dicha semejanza tenga la actitud de inducir al público a un error, teniendo en cuenta que dicho error se configura cuando existe diferencia entre lo que se piensa y la realidad”.

“Si se compara la totalidad de los elementos que componen el signo base de la oposición, frente a los elementos que integran la marca solicitada, se llega indefectiblemente a la conclusión de la ausencia de probabilidad de confusión”, señaló el jurista. 

En una primera instancia la SIC resolvió a favor de la parte opositora declarando fundado el recurso jurídico y por tanto negó la solicitud del registro de la marca mixta Uff, por lo que E Nnovva presentó apelación.

En este, la parte solicitante alegó que la Superindustria había desconocido la regla de más importancia para este caso y era el cotejo en conjunto de la marca, ya que al ser la marca solicitada un signo mixto, era necesario que se tomaran todos los elementos que conforman la marca, en este caso la parte gráfica, ortográfica y fonética.

A pesar de este último recurso utilizado por el solicitante, la SIC en segunda instancia sostuvo su decisión inicial y negó nuevamente el registro.

Para este fallo, la entidad gubernamental solo tomó en consideración la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136, más exactamente en la similitud fonética, ya que una y otra coincidían en su fonación de manera tal que al ser pronunciadas generan un impacto sonoro similar. Asimismo consideró que algunos productos que pretendía identificar el signo Uff se relacionaban, ya que a que guardaban relación de identidad y por tanto una conexidad competitiva.

Antecedentes
Twentieth Century Fox Film Corporation es uno de los estudios de cine más grandes en Estados Unidos,  fue creado en Nueva York en 1904 por William Fox, quien para 1915 decide trasladar el negocio a Los Ángeles, para ese momento el valor de la propiedad en la que estaban ubicados los estudios costaba US$2,5 millones. En 2005 la cadena adquiere por US $580 millones la red social  MySpace, además en 2001 se unió con Nacional Geographic TV y Cine para lanzar el canal internacional National Geographic, consiguiendo ser una de las redes de cable de más rápido crecimiento en Estados Unidos + llegando a más de 50 millones de hogares en poco más de 3 años.

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