• Geraldine Romero

martes, 12 de mayo de 2015

Estas dos compañías que utilizan en el portafolio de sus productos el hongo Ganoderma lucidum, una especie utilizada en los países asiáticos por su importancia terapéutica, se vieron inmersas en un pleito para defender sus respectivas marcas.

El debate inició cuando SIC aprobó la solicitud de Progal en la clase 5 internacional  para complementos nutricionales y productos preparados a base de harinas, comprendidos en la clase 30.

Decisión con la que Gano Excel, sociedad de origen malasio y la cual registró un total de ventas anuales por encima de US$100 millones,  no estuvo de acuerdo, por lo que  presentó un recurso de apelación ante la entidad.

La opositora que hace presencia directa en 28 países, resaltó que al concederse el registro de Ganogen se estaría obviando no solo la protección del consumidor, sino también el derecho a la competencia, pues se vulneraba las prerrogativas que tenía Gano Excel Industries como titular de Gano, Gano Café  3 en 1 y Gano Excel, ocasionando  graves perjuicios a su juicio.

Adicionalmente expresó que  las marcas registradas pertenecían a la misma clase, lo cual podía inducir a error  al público.

Más allá de esto, sustentó que la firma solicitante de origen Colombiano, tomaba de mala fe la expresión Gano y la resaltaba, hecho que implicaba la copia parcial de los signos previos registrados.

La SIC respondió a Gano Excel que la palabra Gano era evocativa, ya que hacía referencia a un hongo utilizado en China con fines medicinales.

Así las cosas la entidad indicó que no se podía inferir que se trataba de un signo irregistrable, puesto que la combinación de  palabras y de elementos visuales presentaban originalidad y agregó que no era posible  otorgar exclusividad  a la partícula ‘Gano’, a menos que se estuviese afectando algún aspecto de la marca en su conjunto, hecho que no ocurría en este caso.

Eduardo Varela, socio de Cavelier Abogados, explicó que en las oposiciones de marcas era de mucha importancia verificar  primero si un prefijo o una partícula se había vuelto de uso común en el mercado. Si eso le pasaba a la partícula principal de una marca ésta se volvía un signo débil. “La SIC  determinó que ‘Gano’ era de uso común en las clases 5 y 30 y, con ese razonamiento, decidió que la empresa opositora no podía oponerse al registro de la marca Ganogen”. De este modo la internacional creada en 1995 fue  vencida en el pleito en el que enfrentó a la colombiana que incursionó en el mercado  en 2003 y que  hoy cuenta  con  una planta de producción en Medellín,  con al menos  $500 millones en inversión en equipos y laboratorios.

Varela concluyó que  las marcas  débiles o compuestas por partículas de uso común por lo general solamente podían oponerse con éxito al registro de marcas idénticas, pero nunca contra similares que solamente compartían la partícula considerada de uso común.

Antecedentes
Progal BT es una compañía biotecnológica especializada en investigar, desarrollar y producir productos para la industria alimentaria, farmacéutica, nutracéutica y cosmética de variedades de plantas nativas y setas medicinales.

Dentro de los reconocimientos obtenidos por esta empresa se encuentra  el Quinto Concurso de Planes de Negocio en la categoría de Alimentos Cultura   E-Medellín en 2006 y en  2007 logró el  primer puesto en Diseño creativo del Talent and  Innovation Competition  of the  Americas (TIC Americas).

En su planta actual produce en promedio 500 kg mensuales, con un apoyo de siete empleados.

Las opiniones

Eduardo Varela
Cavelier Abogados
“En las oposiciones de marcas es de mucha importancia verificar primero si un prefijo o una partícula se ha vuelto de uso común en el mercado. Si eso le pasa a la partícula principal de una marca ésta se vuelve un signo débil”.