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María Camila Reina - mreina@larepublica.com.co viernes, 16 de mayo de 2014

Por oposición de Almacenes Éxito, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó el registro de la marca Express, que fue solicitada por la empresa estadounidense de ropa Express LLC para distinguir productos de la clase 35.

Aunque en primera instancia la Superintendencia negó el registro de Express a la multinacional; en su segunda decisión, la autoridad revocó la resolución para además de declarar infundadas las oposiciones de Express LLC y la empresa de taxis Tax Express, al indicar que el signo carecía de distintividad.

La solicitud presentada por Express LLC para registrar la marca mixta Express en clase 35 pretendía distinguir “servicios de venta al por menor, servicios de catálogos para ordenar por correo y servicios de tienda en línea”, con el fin de ofrecer productos para el cuidado personal, ropa, accesorios.

Ante la petición de Express LLC, la empresa Almacenes Éxito presentó oposición argumentando principalmente la similitud del signo solicitado con la marca previamente registrada por la cadena de supermercados Éxito Express en la clase 35.

Otro de los fundamentos expuestos en el documento de oposición señala que “Almacenes Éxito S.A. es quizás una de las marcas más reconocidas en el mercado nacional”, y que se caracteriza no sólo por su gran variedad de marcas sino también de productos y servicios que ofrece en el país.

Así mismo, la defensa de la empresa de supermercados aseguró que los establecimientos ‘Éxito Express’ cuentan con un gran respaldo por parte del consumidor “debido a la gran credibilidad y confianza que tiene en la marca Éxito”.

Para la parte opositora, el signo Express carecía de distintividad por lo que podría generar riesgo de confusión con la marca previamente registrada Éxito Express. Uno de los puntos mencionados era que Express LLC pretendía aprovecharse del reconocimiento de Éxito, “para ofrecer servicios con la misma marca”.

Otra de las oposiciones presentadas ante la solicitud de la multinacional de ropa fue de la empresa TAX Express quien aseguró en el documento que el signo solicitado carecía de distintividad y había similitud ortográfica con la marca registrada por la empresa de taxis ante la autoridad.

En la primera resolución emitida por la SIC, en donde se negó el registro a Express LLC, la autoridad aseguró que “Express es una partícula usual para identificar los servicios que representa el signo objeto de estudio”, es decir, que existen muchas marcas registradas con la partícula o con la expresión ‘express’ como Express Mall, Tecnoexpress y Pase Express.

Sin embargo, para la SIC nadie puede apropiarse de dicha palabra por lo que las marcas previamente registradas han contado con una partícula como ‘éxito’ ‘mall’, ‘pase’ que las distingue de las demás y evita que una sola marca pueda apropiarse de la expresión. Dicho argumento se tuvo en cuenta para negar el registro en primera instancia.

Después de la resolución emitida, la compañía de ropa estadounidense presentó el recurso de apelación indicando que el signo ‘express’ se compone de elementos gráficos “suficientemente distintivos para amparar servicios de la clase 35.

Así mismo, aseguró que Express LLC no pretendía apropiarse del término express. “Lo que busca es una protección integral del signo tal cual como fue solicitado, es decir, de manera mixta”.

Por otra parte, se refutó la idea que el signo solicitado pretendiera describir productos o servicios de los cuales buscara distinguir como son ropa, accesorios, joyas, productos para el cuidado personal.

Finalmente, en la decisión de segunda instancia la SIC afirmó que aunque el signo Express tenía elementos gráficos adicionales, éstos no eran suficientes para hacer al signo distintivo, así como que ‘express’ es un término de uso genérico en el mercado.

Para Laura Rojas, especialista en marcas y patentes, la decisión de la Superintendencia pudo estar orientada más que por la similitud entre las marcas, pro el concepto de la expresión express que se emplea comercialmente para evocar algo que sea rápido y al instante. La palabra express por el concepto que evoca no puede ser de uso exclusivo de ninguna compañía.

Antecedentes
Almacenes Éxito es uno de los retailers más grandes del país y que goza con mayor participación en el mercado.

La compañía ha anunciado su interés por expandir sus negocios en regiones como Valle y el Eje Cafetero, para esto, hará una inversión cercana a US$250 millones.

Los resultados entregados para el primer trimestre de este año indican que la utilidad neta de la compañía fue de $98.940 millones, creció 10,8% respecto a la cifra registrada el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la utilidad operacional del retail, también tuvo un aumento de 3,5%, llegando a $110.894 millones

La Opinión

Laura Rojas
Especialista en marcas, patentes y competencia desleal

“En este caso, la decisión puede estar fundamentada más que por la similitud de los signos, por el concepto de ‘Express’ que se emplea comercialmente para evocar algo rápido y al instante, no puede existir apropiación de la expresión”.

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