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Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co Viernes, 12 de diciembre de 2014

Con el aumento de interés que ha tenido el baloncesto en los últimos años en Colombia, grandes marcas internacionales han observado en el país un mercado para explotar.

Eso pasó como la popular liga de baloncesto estadounidense, NBA, que logró, después de un largo proceso, registrar la marca del equipo de New Orleans, Pelicans, para vender artículos con el logo del equipo en el país.

La marca es New Orleans Pelicans y busca identificar tarjetas de colección, tableros recordatorios, portapapeles, portavasos, tarjetas postales, blocs recordatorios, y una infinidad de artículos incluyendo cuadernos y papelería de la clase 16 de la Clasificación Internacional Niza.

Fue esta la razón por la que en su proceso encontraron la oposición de la reconocida marca alemana Pelikan, quienes argumentaban que al vender artículos complementarios podrían confundir al consumidor.

El pleito en primera instancia lo ganó Pelikan ya que la Dirección de Signos Distintivos en noviembre pasado había aceptado los argumentos de la alemana y había encontrado que los productos entraban en conflicto por encontrarse bajo la misma clasificación y tener palabras similares.

Sin embargo, bajo el amparo del recurso de apelación, la marca de productos presentada por la sociedad NBA logró cambiar la primera resolución y bajo el despacho del Superintendente Delegado para la propiedad industrial José Luís Londoño Fernández se revocó la decisión y se le concedió el registro por diez años.

Para que la delegatura tomara esa decisión y coincidiera con la defensa de la NBA tuvieron en consideración los signos en su totalidad y analizaron que “si bien estos comparten cierta semejanza respecto de las palabras Pelican y Pelikan, analizándolos en su conjunto, tal y como se debe realizar su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos nominativos y gráficos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían ningún riesgo de confusión ni de asociación.

Además, los representantes legales de la liga norteamericana insistieron en que se debía tener en cuenta que la marca ya posee varios registros para amparar productos y servicios dentro de otras categorías. Para el abogado experto en propiedad intelectual Hernán Ruiz, la decisión del Superintendente delegado es ajustada ya que tiene en cuenta la distintividad de ambos signos y evalúa la estructura marcaria en su totalidad y no de fraccionada llegando a la conclusión de que pueden coexistir en el mercado. Es decir, el análisis del despacho no fraccionó los signos y correctamente realizó el estudio observando que los logos, los colores y el resto de palabras entregaban una diferenciación clara para el consumidor.

Por último, la Liga había aclarado que la compra de los artículos es únicamente a través de la página oficial del equipo en internet o en sus tiendas deportivas a diferencia de los productos de la marca opositora.

Jesús Méndez, abogado especialista en propiedad industrial de Wolf & Méndez Abogados, concluye así que “el Superintendente Delegado subsana el error cometido por la primera instancia por cuanto al examinar las marcas en su conjunto sin ser fraccionadas se determina que la marca New Orleans Pelicans (Mixta) presenta diferencias suficientes en relación con la marca registrada previamente que permitirán al consumidor elegir libremente su producto sin caer en ninguna confusión”.

Antecedentes
Pelikan es una de las marcas registradas más antiguas del mundo. La compañía tiene una historia empresarial de más de 175 años especializada en la venta de elementos de papelería, que están incluidos en la clase 16 de la clasificación Internacional Niza.

Según la historia de la compañía en 1863 el Sr. Günther Wagner es contratado como químico y jefe de fábrica que había empezado vendiendo tinta. En 1871 Wagner adquiere la empresa y en 1878 presenta el anagrama del pelícano como marca. Este símbolo corresponde al escudo familiar de los Wagner y fue uno de los primeros registros oficiales de marca de producto de Alemania.

Las Opiniones

Jesús Méndez
Abogado especialista en propiedad industrial de Wolf&méndez abogados

“El despacho del Superintendente subsana el error cometido por la primera instancia por cuanto al examinar las marcas en su conjunto sin ser fraccionadas presentan diferencias suficientes que permitirán al consumidor elegir sin caer en confusión”.

Hernán Ruiz
Abogado experto en propiedad intelectual

“La decisión del Superintendente delegado es ajustada ya que tiene en cuenta la distintividad de ambos signos y evalúa la estructura marcaria en su totalidad y no de fraccionada llegando a la conclusión de que pueden coexistir en el mercado”.

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