La marca Sex and the City perdió la batalla contra Sex in the City

Sex and the City es una recordada serie, cuyo éxito le valió también para dos películas, que trata de los amoríos de cuatro amigas que viven en medio del glamour y la moda en la ciudad de Nueva York. La propuesta se convirtió en un ícono que llegó a Colombia como marca, sin embargo, la compañía de perfumes Perfucol S.A se interpuso en su camino y presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de la cancelación del registro de la marca Sex and the City, por no uso.

La entidad le dio la razón a la empresa colombiana y retiró la exclusividad sobre el registro de la marca de la serie.

Esta sentencia, que es la última presentada por la SIC sobre el caso, tiene una larga historia de odios y enfrentamientos entre las dos marcas. Todo comenzó el 13 de marzo de 2009 cuando HBO solicitó el Registro de Sex and the City. Un año después, el 26 de marzo de 2010, la empresa Perfucol pidió el registro de la marca Sex in the City, para un nuevo perfume, por la clase 3 de la clasificación internacional de Niza que reconoce los productos de perfumería, aceites de esenciales, cosméticos, lociones capilares, y algunos productos químicos.

Ante esto, el 1 de julio se presentó oposición al registro por parte de la sociedad HBO. La conclusión presentada por la Dirección de Signos Distintivos fue que encontró infundada la oposición presentada y permitió el registro del perfume por medio de la Resolución No. 15383 del 25 de marzo de 2011.

Para Juan Pablo Parada abogado apoderado de HBO, “hay dos cosas importantes, los productos de los que estamos hablando son juegos, juguetes, artículos de gimnasio. Están registrados en la Clase 28 . Lo que sucedió fue que presentamos pruebas de uso ante las cancelaciones que presentaron los de Perfucol, pero la SIC encontró que esto no pertenece a la clase registrada. La clase 28 no es para lo de los juegos de casino”

Pero el conflicto no terminó ahí, ninguna de las marcas iba a permitir que la otra venciera en esta pelea.

El 22 de octubre de 2012, la sociedad HBO presentó acción de cancelación bajo el argumento de la notoriedad de su marca registrada Sex and The City. Para esto, el abogado apoderado de la solicitante, Juan Pablo Cadena Sarmiento, en la resolución expuso que “HBO ha licenciado su marca internacionalmente en relación con un amplio rango de mercancías que incluyen medias, zapatos, billeteras, calendarios, jarras, relojes, pulseras, copas para martini y bloc de notas”, además dice que los “los principales operadores de televisión paga han incluido en sus paquetes de servicios los canales de HBO y la serie fue transmitida por City Tv; además, de la serie hicieron dos películas que obtuvieron reconocimiento y éxito internacional”.

Ante esto, Perfucol dijo que “es importante hacer énfasis en que para proceder se debe cumplir con la totalidad de los requisitos de notoriedad”, y que según ellos, es parcial.

El 31 de enero de 2013 se dio respuesta a la Acción de cancelación que favoreció a Perfucol puesto que les dio la razón y abrió la marca Sex and the City.

“El concepto que emite la SIC es muy justo porque a pesar de que ambas marcas son parecidas. La SIC argumenta que una cosa es la clase 28 que tiene que ver con juegos y la clase 3 que son cosméticos. Lo importante de esto fue demostrar el uso de la marca y no solo el parecido”, explicó el abogado apoderado de Perfucol, Fernado Andrés Valderrama .

Pero la decisión aún no está definida porque falta que la empresa intente registrar la marca del perfume Sex in the City ante la SIC. HBO no se dará por vencido, pues el abogado del Grupo, Parada, dice que “la batalla está por empezar porque hay que esperar que la otra marca pase la solicitudes registro y nosotros presentaremos oposición”.

La Opinión

Juan Pablo Cadena Sarmiento
Abogado apoderado de HBO
“Lo que hizo la SIC fue quitarnos el derecho en juguetería, pero no significa que le den inmediatamente el registro a quien solicitó la cancelación. Para que ellos den uso de la marca tendrán que presentarse, así que la batalla está por empezar, toca esperar”