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Diario Expansión - Madrid sábado, 4 de septiembre de 2021

Autoridad desestimó el recurso solicitado por Bimbo confirmando que no se habían aportado pruebas del uso efectivo de la marca Donas

Una dulce batalla. Así se podría calificar la pelea que en los tres últimos años han protagonizado Bimbo y Vicky Groups por el uso de la marca Dona. El origen de esta confrontación se remonta a junio de 2018, cuando la sociedad valenciana Hijos de Antonio Juan (actualmente Vicky Groups) solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) el registro como marca de la Unión del signo denominativo DONAS DULCESOL para varios productos alimenticios, entre ellos, productos de pastelería y confitería; bollería; bizcochos; brioches y tartas.

Tres meses después, en septiembre de 2018, Bimbo Donuts Iberia, S.A., (entonces Bakery Donuts Iberia, S. A)., se opuso al registro de todos los productos basándose en su marca española denominativa anterior DONAS, que designa los siguientes productos: purés y legumbres secas; productos de panificación, harinas, cereales, sémolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta, pastas alimenticias, arroz y levaduras.

En enero de 2020, la Euipo desestimó la oposición en su totalidad por considerar que Bimbo no había demostrado el uso efectivo de la marca española DONAS para los productos en los que basaba la oposición. Bimbo recurrió ante la propia oficina europea, que desestimó el recurso confirmando que no se habían aportado pruebas del uso efectivo de la marca DONAS para los productos para los que estaba registrada.

Justificación de la Euipo
Aunque la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea reconoció que se había demostrado el uso efectivo para "piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate", la entidad desestimó las alegaciones de Bimbo para que se considerasen como "productos de panificación" y "pastas alimenticias", que sí estaban amparados por la marca anterior DONA.

En su escrito de enero de 2020, la Euipo señaló que los "productos de panificación designan, pan común y pan especial, y que existe una clara distinción entre dichos productos y los productos de bollería o pastelería, pese a que se fabriquen de forma similar".

Por su parte, la oficina comunitaria considera que las pastas alimenticias se refieren a los conocidos productos de la cocina italiana como espagueti, tagliatelle, penne y farfalle, y no comprenden los productos para los que se había usado la marca anterior DONAS.

Bimbo Donuts Iberia elevó ante el Tribunal General de la Unión Europea la resolución de la Euipo, que acaba de dictar su resolución. "La sentencia viene a confirmar los argumentos que ya utilizó la EUIPO, es decir, considera que Bimbo solo ha probado el uso para las piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate, sin que estas puedan considerarse como productos de panadería o pastas alimenticias, que son los productos para los que se solicitó la marca", explica Cristina Gilabert, abogada de PONS IP.

La sentencia señala que a la hora de interpretar la lista de los productos y servicios para los que se registró una marca anterior y cuya prueba del uso efectivo se ha solicitado, con el fin de determinar la amplitud de la protección de dicha marca y de resolver la cuestión de su uso efectivo, hay que hacerlo de la manera más coherente posible, habida cuenta de su significado literal y de su construcción gramatical, pero también, en caso de riesgo de resultado absurdo, valorar su contexto y la voluntad efectiva del titular de la marca en cuanto a su alcance.

Del mismo modo, tampoco considera que los mencionados bollos puedan considerarse como pastas alimenticias, otro de los productos que sí incluye la marca española, pues interpretando dicha expresión de manera coherente y en su contexto, teniendo en cuenta su significado literal y su construcción gramatical, hacen referencia a los conocidos productos de la cocina italiana, no a las pastas entendidas como galletitas.

Conforme a todo ello, insiste el Tribunal General de la UE en que tampoco se ha hecho prueba del uso efectivo respecto a una parte de los productos incluidos en la marca base de la oposición, como alegaba Bimbo, pues solo se ha podido probar para los bollos dulces, que no son productos de panadería ni pastas alimenticias ni, en consecuencia, se produce un riesgo de confusión entre las marcas.

"En definitiva y aún cuando queda posibilidad de recurso, se ha confirmado la concesión de la marca Donas Dulcesol a favor de la empresa valenciana", asegura Gilabert.

"En el fondo de todo esto se trasluce la necesidad de una correcta redacción de la lista de productos y servicios en el momento de la solicitud de una marca", explica la letrada de PONS IP.

¿Qué llevó a Bimbo a no incluir los productos de pastelería entre los designados en su solicitud? ¿Fue desconocimiento, error o quizás el temor a que fuera considerado por la Oficina de Marcas un término genérico o descriptivo para ese tipo de productos? "No olvidemos que la marca Donuts solo está registrada como tal en muy pocos países: España, Portugal, Argelia o Marruecos. En el resto, es un término genérico para designar un bollo con un agujero central", comenta la abogada.

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