La notoriedad de la marca Éxito impidió registro de un condominio

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó el registro del signo Torres del Éxito de la sociedad Aldia S.A. para distinguir servicios comprendidos en la clase 37. Así mismo, la autoridad encontró fundada la oposición presentada por Almacenes Éxito S.A. que estuvo fundamentada en la similitud y confundibilidad del signo solicitado con las marcas previamente registradas ‘Éxito’ en diferentes clases.

En el estudio de registrabilidad realizado por la SIC, el signo solicitado Torres del Éxito, la primera palabra se refiere a un tipo de edificación en fuente más pequeña que Éxito por lo que la autoridad consideró “los elementos gráficos o figurativos poseen la capacidad de transmitir en la mente del consumidor una imagen o una idea indirecta sobre el producto ya registrado”.

Aunque la resolución 41090 de 2013 fue proferida en primera instancia, y había lugar para que la sociedad Aldia S.A. solicitante del signo Torres del Éxito presentara el recurso de apelación, la solicitante no lo hizo por lo que la resolución en donde se negó el beneficio quedó en firme.

Éxito es marca notoria
En la oposición presentada por Almacenes Éxito S.A. la apoderada mencionó el hecho de que ellos eran titulares de la marca mixta Éxito en diferentes clases “por tanto tiene un derecho de uso sobre las mismas en relación con los productos y servicios de dichas clases” lo que el signo solicitado podría perjudicar a la marca al generar riesgo de confusión y asociación empresarial con las marcas propias de la cadena de supermercados.

En el documento, se relacionan todas las marcas que están bajo el registro de Almacenes Éxito y que la hacen “notoriamente reconocida en el mercado colombiano” así mismo se puso en consideración el hecho de que Almacenes Éxito ha realizado un gran esfuerzo en publicidad proporcionando a los consumidores una amplia oferta de productos y servicios.

Por otra parte, se pidió a la SIC que tuviera en cuenta que el signo solicitado estaba incurso en los causales de irregistrabilidad relacionados con la semejanza y notoriedad con el signo previamente registrado.

Torres del Éxito pidió el registro para distinguir productos de la clase 37 de la clasificación internacional correspondientes a construcción, servicios de instalación.

El signo no es exclusivo
En respuesta al documento de oposición, la sociedad Aldia S.A. dueños del proyecto Torres del Éxito, aseguró que los dos signos enfrentados “que si bien comparten algunas letras, dichas partículas forman parte de muchas otras expresiones registradas a nombres de terceros”.

La marca solicitada además, estaba compuesta por elementos gráficos, figurativos y denominativos que harían que el impacto visual que generara en los consumidores fuera diferente al impacto generado por la marca ya registrada.

Dentro del argumento de que existen marcas registradas ante la SIC que contenían la expresión Éxito, en la respuesta se incluyó los registros de más de 200 marcas con dicha expresión. Para los apoderados de Aldia, esta cantidad de registro hace que la expresión ‘éxito’ por sí sola no sea registrable pero en el caso, el signo solicitado debía estudiarse en conjunto.

La autoridad decide
Aunque se reconoció que la marca solicitada “es un conjunto nominativo complejo, la distintividad del signo recae sobre la expresión Éxito” pese a que hay elementos gráficos y otras expresiones como ‘torres del’ que acompañan la expresión, no se pudo considerar que fuera distintivo frente a la marca opositora.

Otra consideración que tuvo en cuenta la autoridad fue que las dos marcas enfrentadas están en la misma cobertura que la marca registrada por Almacenes Éxito, constituyéndose así el riesgo de confusión.

Por último se tuvo en cuenta la notoriedad de la marca registrada, lo que sería causal de irregistrabilidad de Torres del Éxito.

La opinión

John Jairo Romero
Abogado senior experto en marcas de lA firma cavelier
“Lo que determina la notoriedad de una marca es el reconocimiento de esta y la recordación que pueda tener en los consumidores. La decisión 486 de la Comunidad Andina establece parámetros: altos niveles de ventas de la marca, inversión en publicidad”.