Stephanny Pérez - sperez@larepublica.com.co Sábado, 12 de mayo de 2012

A través del recurso de reposición, la Superintendencia de industria y Comercio, (SIC) negó en segunda instancia, el registro de la marca Discovery Channel a la sociedad Discovery Commnications LLC, al comprobar que podría generarse un riesgo de confusión en el mercado con el registro mixto Discover.

El 31 de agosto de 2009, el solicitante llenó el formulario de registro único de la SIC con el fin de obtener los derechos de la marca mixta Discovery Channel en Colombia. Una vez entregado a entidad competente, la dependencia de Signos Distintivos de la misma inició el estudio para otorgarle o no los beneficios.

En ese proceso, se tramitó una oposición de una empresa que con anterioridad había registrado un signo denominativo y gráfico de la marca Discover, la cual consideró que podría perder distintividad en el mercado, en caso de que la SIC aprobara el registro del canal.

En ese orden de ideas, la Dirección inició el análisis competente, confrontando los argumentos de la oposición y el registro gráfico que había entregado Discovery Channel.

Para llevarlo a cabo, se basó en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina el cual define, mediante la decisión 486 que: 'no podrán registrarse como marcas, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro de un tercero o respecto a las cuales el uso de la misma pueda causar riesgo de asociación o confusión'.

De igual manera, la dependencia de SIC, a cargo de María José Lamus, determinó que para hacer este análisis, primero tomaría como base, el registro en conjunto.

En esa primera instancia, la Dirección de signos distintivos, negó la marca a Discovery Channel y declaró fundada la oposición, porque efectivamente podían ser confundidas, a pesar de que la marca Discover es utilizada para identificar elementos de la clase 11 de la clasificación internacional de Niza, es decir lo que contempla: Herramientas, aparatos de alumbrado y calefacción.

Por otra parte, dejó a disposición del solicitante, los recursos de reposición y apelación. Los cuales fueron empleados.

En esta segunda oportunidad, la sociedad Discovery expresó: 'no basta con decir que las marcas Discovery Channel (mixta) y Discover (mixta) son confundibles, toda vez que ambas tienen elementos adicionales que les imprimen la suficiente distintividad, pues al verlas en conjunto, no existe la más mínima posibilidad de confusión con el consumidor'

Y agregó que las terminaciones son diferentes: 'la última sílaba de una de una es `nel` y la otra es `ry` con lo que recordaremos que las extensiones varían sustancialmente'.

Tomando en cuenta los argumentos anteriores, la SIC emprendió un nuevo estudio en estos aspectos gráficos y denominativos, a la vez que revisó lo relacionado con la solicitud de cancelación que Discovery efectuó contra Discover por no uso.

'La cancelación del certificado de registro 256190, correspondiente a la marca Discover, fue negada mediante la decisión contenida en la resolución, por lo que formará parte del cotejo marcario a realizar'. Afirmó la dependencia.

En el análisis comparativo, la Dirección dijo que 'la denominación Discovery tiene una grafía especial en letras minúsculas, con la primera en mayúscula, dentro de la cual hay un globo terráqueo con reivindicación de colores blanco, verde y azul.

De otro lado planteó que la opositora, es un signo mixto conformado por la expresión Discover en mayúscula, que se integra a la segunda vocal con una figura que evoca rotación de tierra, cuyo registro está amparado por el certificado 256190.

Al respecto la Dirección determinó que 'enfrentados los signos y después del primer impacto general, se ha determinado que son susceptibles de crear confusión, ya que en efecto, al observarlos, se evidencia que hay similitudes de carácter fonético y ortográfico, pues el signo solicitado reproduce la totalidad del elemento caracterizante'.

Por lo anterior, la SIC resolvió fundada la oposición de Discover y confirmó la negativa que contuvo la anterior resolución, dando vía libre a la aplicación del recurso de apelación. Según la Superindustria, los casos que se radicaron a finales de 2010 aún están en proceso a ser atendidos por recurso de apelación o última instancia.

Antecedentes
En agosto de 2009, Discovery Comunications solicitó el registro de la marca Discovery Channel, para distinguir sus productos en el mercado colombiano. En una primera instancia, la Superindustria negó este registro, al comprobar que se podría generar confusión con la marca Discover, que fue la opositora. Por recurso de reposición la solicitante presentó sus argumentos, pero no fueron suficientes para detener la oposición, que fue fundada de nuevo.