Geraldine Romero - gromero@larepublica.com.co Jueves, 5 de febrero de 2015

Esta vez Hoteles Charleston no son noticia por hacer parte de una millonaria alianza de más de US$100 millones con dos grandes como el Grupo Gilinski y Four Seasons Hotels & Resorts, sino por haber logrado el registro de su marca Santa Lucía.

Los argumentos de la sociedad Hoteles Charleston lograron convencer en dos instancias a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a pesar de la oposición de las empresas Bodegas Santa Lucía y Promotora de Visión lograron quedarse con el signo.

Santa Lucía es una marca que se podrá utilizar para restaurantes, ’tratorias, bares, pizzerías, servicio de reservas para viajeros, todos incluidos en la clase 43 de la clasificación Internacional Niza. Luego de conocer que la Superintendencia había declarado infundadas las oposiciones, Bodegas Santa Lucía, interpuso un recurso de apelación en contra de la decisión, para que fuera negado el registro de la marca solicitada.

La empresa argumentó que podría presentarse confusión en el mercado, afectando a su marca previamente registrada, y por lo tanto exigía un análisis más riguroso y profundizado en relación con las dos marcas.

En uno de sus puntos Bodegas Santa Lucía expresó el abogado defensor que “la marca solicitada reproduce al idéntico el rasgo común de la familia marcaría Santa Lucía de mi representante. La marca solicitada no integra elementos adicionales que permitirían al público consumidor diferenciar de las marcas previas”. Más allá de que la dos empresas tendrían el mismo nombre, la opositora argumenta que el despacho no tuvo en cuenta la relación que había entre los servicios y los productos, pues plantea que las similitudes entre los signos son evidentes.

De esta forma la empresa plantea que no se estudió en su totalidad la conexidad competitiva. La compañía es titular de un registro en Clase 33 relacionada con bebidas alcohólicas. Es decir que las dos marcas se encontrarían en clases diferentes

Jose Luis Rodríguez, abogado consultor, plantea que el registro de marcas es un derecho que cualquier empresa debe tener y que si coincide en su nombre, no debe tener implicación, si las semejanzas no son sustanciales y no se desarrollan en un mismo espacio del mercado.

Así, dijo, es posible que dos signos convivan teniendo el mismo nombre. En el caso de Hoteles Charleston, “el Superintendente delegado de la propiedad industrial actuó de manera acertada, ya que los servicios hoteleros no son iguales a los que presta la bodega, porque existe una diferencia entre los productos. Finalmente terminan siendo contextos diferentes, son actividades que no se cruzan”.

Ante las propuestas hechas por Bodegas Santa Lucía para revocar la decisión, la Superintendencia de Industria y Comercio respondió que comparte la decisión anterior.

Además, señala que la empresa solicitante ya tenía una marca derivada Pizzería Santa Lucia, es decir que la marca concedida a Hoteles Charleston tiene su origen en un registro anterior y el nuevo registro tan solo modifica un elemento. “La SIC ha desestimado correctamente la apelación de Bodegas Santa Lucía, porque no se aprecia ningún riesgo real de confundibilidad entre servicios de alimentación y bebidas alcohólicas y al mismo tiempo porque Hoteles Charleston tiene vigente un registro marcario en la citada clase 43, registro que, se encuentra vigente, lo que le da un derecho de explotación oponible a tercero”, aseguró Juan Pablo Rivero, abogado de la Universidad de la Sabana.

Así la SIC asumió que los argumentos de Bodegas Santa Lucía eran inexistentes e infundados y no había motivo alguno para negar el registro de la marca.

Las opiniones

Juan Pablo Riveros
Abogado

“Hoteles Charleston tenía pleno derecho de solicitar el registro y la SIC se lo concedió correctamente, tanto por ser preexistente en cabeza del mismo titular como por tener el carácter de marca derivada, pues tenía su origen en un registro anterior”.