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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co jueves, 15 de marzo de 2012

Desde 2007, cuando la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió negar el registro de la marca nominativa Pinocchio, viene el proceso adelantado por la sociedad Disney Enterprises, Inc.

Con respecto a esta decisión, la apoderada de la solicitante interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión tomada con fundamento en que 'en esta misma fecha, la sociedad Disney Enterprises, Inc presentó ante ese despacho acción de cancelación por no uso, contra el registro de la marca Pinocho No 46288 cuyo titular actual es SYX Footwear S.A, la cual sirvió como fundamento de rechazo en cuestión...'

En cuanto a la naturaleza de los signos en confrontación, se observó en este caso que el signo cuyo registro se solicitó es de naturaleza nominativa y se encuentra conformado por la palabra Pinocchio. La marca que sirvió de fundamento a la negación del registro solicitado es de naturaleza nominativa, conformado por la palabra Pinocho y se encuentra previamente registrada de acuerdo con información que establece que es de la Asociación Nacional de Pensionados Croydon S.A (Asopencroydon).

El signo solicitado es Pinocchio, la marca registrada es Pinocho. De acuerdo con la resolución 19768 del 22 de agosto de 2000, la Superindustria accedió a la solicitud de registro de la marca nominativa Pinocho para distinguir productos de la Clase 25 internacional, a nombre de la Asopencroydon, asignándole el certificado No 446288.

Esta situación constituía un obstáculo ante el registro de la marca Pinocchio, al no contar con la distinción suficiente que permitiera al consumidor diferenciar su origen empresarial con respecto al de la marca registrada con anterioridad.

Según los documentos de la Superindustria y Comercio, los argumentos de la solicitante se centran en solicitar la suspensión del presente trámite hasta tanto no se decida la acción de cancelación interpuesta por Disney Enterprises Inc, en contra del signo fundamento de la negación. Al respecto, se consideró que no resulta procedente la suspensión hasta tanto se decida la cancelación mencionada, pues una vez revisada la base de datos de la Entidad, se pudo constatar que el registro 446288, correspondiente a la marca Pinocho, fundamento de la negación, estuvo vigente hasta el 20 de junio de 2010, encontrándose caducada de pleno derecho al no haber sido solicitada su renovación dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

Ni aún dentro del periodo de gracia, por consiguiente, el certificado se encuentra fuera del tráfico mercantil, careciendo de objeto jurídico suspender el presente trámite.

A la fecha de la última resolución, octubre de 2011, el fundamento base de la negación ha desaparecido.

Por lo tanto, no se hizo necesario entrar a determinar la confundibilidad que se alega respecto de una marca cuyo registro ha caducado de pleno derecho. Así las cosas, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ni dentro de las demás causales relativas ni absolutas.

Siendo así, se revocó el acto recurrido y se otorgó la marca nominativa Pinocchio a la firma Disney Enterprises Inc, con domicilio en Burbank California en Estados Unidos.

Cuenta con una vigencia de 10 años a partir del 19 de octubre de 2011 y contra esta decisión no procede recurso alguno ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se debe tener en cuenta, que la conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que los signos distinguen y para su determinación, es fundamental tomar en consideración la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Habrán de considerarse los criterios para determinar si através de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos el principio de la intercambiabilidad, de los mismos, que tiene que ver con el hecho de que los consumidores consideren sustituibles.

Antecedentes
Mediante resolución 7022 de 2007, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa Pinocchio, solicitada por la sociedad Disney Enterprises, Inc, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto su apoderada, Alicia Lloreda Ricaurte, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

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