Juan Carlos Martínez Salcedo - juanmarsa@unisabana.edu.co Sábado, 24 de septiembre de 2016

Las marcas notorias gozan de una especial protección dado el grado de afectación que supone el aprovechamiento no autorizado en el tráfico económico, menoscabando o pudiendo menoscabar su capacidad para satisfacer las funciones que los signos distintivos desempeñan en el mercado. Ante el uso ilícito de una marca notoria, su titular goza de legitimización para desplegar las herramientas jurídicas de las que dispone para ejercer el ius prohibendi. 

¿En qué consiste la dilución o afectación del carácter distintivo?

La afectación del carácter distintivo de la marca notoria se perfecciona cuando su capacidad para ser indicadora del origen empresarial de los bienes y servicios se debilita con ocasión del uso de otros signos, idénticos o similares, por terceros no autorizados (García Vidal, 2000). 

En dicho caso, el titular ha de proteger su marca del riesgo que supone el uso ajeno para el reconocimiento y prestigio que ha consolidado en el sector pertinente de consumidores al que están dirigidos los bienes y servicios amparados. 

¿Qué modalidades de dilusión han sido descritas?

La dilusión reconoce dos modalidades: i) El blurring, difuminación o dilusión propiamente dicha tiene lugar al exponerse la marca notoria a la perdida de su carácter distintivo y de su valor en el mercado por el uso ilegitimo de un tercero, y ii) el tarnishment o degradación, que tiene lugar cuando se ponen en peligro la reputación de la marca por ser asociada a conductas obscenas, ilícitas o serviles.

¿La marca notoria debe observar el principio de especialidad?

Las marcas notorias son objeto de una especial protección respecto de otros signos que sean similarmente confundibles, aun cuando no exista conexión competitiva entre los bienes y servicios que distinguen. La marca notoria se aparta del principio de especialidad con ocasión del aprovechamiento ilegitimo que el tercero no autorizado puede obtener, al causar en el consumidor una asociación ilegitima entre los signos en conflicto, siendo los bienes y servicios del tercero, de características diferentes a las amparadas por su marca (Fernández-Novoa, 2004).

¿Qué es el parasitismo y por qué es una ventaja competitiva ilegitima?

El parasitismo o free-riding  se perfecciona a partir de la ventaja obtenida por el tercero al usurpar la imagen y reputación de la marca notoria mediante la vinculación de los bienes o servicios a los amparados por la marca previamente registrada, utilizando para ello otros signos que resultan idénticos o similares.

Dado que no todos los usos de signos ajenos son reprochables, es necesario establecer si el tercero ha obtenido una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca. 

Para esto es pertinente valorar diferentes factores tales como la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo, el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate (TJUE. Sentencia Intel vs Cpm UK ltd, 27 de noviembre de 2008).