Eliana Clavijo Ortiz - eclavijo@larepublica.com.co Martes, 7 de febrero de 2012

A la compañía Sud Chemie Ag de Alemania, dedicada la fabricación de productos químicos, por medio de la resolución No. 7831 del 17 de febrero de 2011 se le declaró infundada la oposición que presentó por parte de la SIC, fundamentada en la causal de irregistrabilidad prevista en el en el artículo 136 de la Decisión 486, y se concedió el registro de marca `Fixgan`, solicitada por Novartis, para distinguir productos comprendidos en la clase 5.

La sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión contenida en dicha resolución, justificando que ‘la marca `Fixgan` no presenta suficientes elementos que la diferencien con respecto a la marca registrada ya que el signo requerido reproduce en un 90% la marca previamente registrada, colocándole simplemente la sílaba `Gan` en vez de `At`, generando un impacto visual en la mente del consumidor muy similar al que genera la marca `Fixat`. Además, el signo solicitado no contiene ningún elemento adicional que permita diferenciarlo respecto a la marca registrada y pretende distinguir los mismos productos que identifica la marca registrada lo que aumenta el riesgo de confusión’. Posteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución No. 19446 del 13 de abril de 2011, igualmente se concedió el recurso de apelación. En definitiva, se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 7831 del 17 de febrero de 2011. El análisis del caso se realizó de acuerdo a lo estipulado en el literal a) del artículo 136 de Decisión 486 y establece que ‘no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación’. Al comparar los signos `Fixgan` y `Fixat`, la entidad determinó que aunque comparten el prefijo `Fix`, dicha coincidencia se ve diluida por el empleo de desinencias distintas, `Gan`, la marca requerida, y `At`, para la registrada, determinando variaciones fonéticas y ortográficas, con consecuencias fonéticas obvias, debido a la variación presente en las combinaciones consonánticas utilizadas por las marcas. Adicionalmente, explicó que ante la ausencia del primer supuesto, es decir que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.En consecuencia, la entidad afirmó que aunque comparten el prefijo `Fix`, presentan diferencias fonéticas y ortográficas relevantes que permiten individualizar cada conjunto marcario, en un análisis conjunto de los mismos evitando su fraccionamiento.En conclusión, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC consideró que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Entonces, se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 7831 del 17 de febrero de 2011.En importante tener en cuenta que si un signo es susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación, frente a uno previamente registrado o solicitado a registro estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, siendo imposible acceder a su registro, no solo porque el ordenamiento protege los derechos del titular del signo previamente registrado o solicitado, sino el de los consumidores a escoger libremente sin distorsiones en los productos ofrecidos en el mercado. De igual forma, se ha considerado que la posibilidad de ocurrencia de la confusión es lo que determina la negación del signo.AntecedentesEl riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta). El riesgo de asociación se presenta cuando, a pesar de no existir confusión, se vincula económica y jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados con las marcas.