miércoles, 12 de febrero de 2014
En primera instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó el registro del signo ‘Cajita Feliz UNE’ solicitado por la empresa de telecomunicaciones UNE EPM. La autoridad tuvo en cuenta la notoriedad de la marca registrada ‘Cajita Feliz’ de McDonald’s, para negar el beneficio.
La solicitud fue realizada por la empresa UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para distinguir “telefonía móvil y fija, televisión e internet” servicios comprendidos en la clase 38 de Niza.
McDonald’s International Property Company presentó el recurso de oposición mediante su firma apoderada, Baker & Mckenzie, argumentando principalmente la notoriedad de su marca, registrada en las clases 29, 30, 32 y 42 “la marca Cajita Feliz de propiedad de mi representada es una marca notoriamente conocida en Colombia” y que continúa gozando de dicho reconocimiento.
Otro punto expuesto por la multinacional fue que la marca solicitante es similarmente confundible con la Cajita Feliz por lo que se encontraba incursa en el causal de irregistrabilidad relacionado con la semejanza de un signo solicitante con uno previamente registrado pudiendo generar riesgo de confusión.
Así mismo, dentro de las pruebas presentadas por McDonald’s ante la SIC para argumentar y validar la notoriedad de la marca, se incluyó “un estudio de mercado realizado en 2013 por el Centro de Investigación del Consumidor, Cica, para determinar el reconocimiento de la marca Cajita Feliz en Colombia”. Según el estudio, 87% de la población consultada conoce ese producto.
Por otra parte, se presentaron los volúmenes de ventas de la marca en dónde, según la cadena multinacional de restaurantes, “se reportaron ventas superiores a las de cualquier marca en el mercado”.
Protección a la marca
Para la Superintendencia “cuando una marca es notoria la comparación de signos debe ser más cuidadosa”. Por tal razón, tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la sociedad opositora McDonald’s en las cuales “se encontró que el signo cuenta con un alto nivel de conocimiento entre los consumidores” y que éstos asocian la marca registrada con el origen empresarial de la multinacional.
Pese a que las marcas enfrentadas identifican productos diferentes; la solicitante, productos de la clase 38, y la registrada, productos en 29, 30, 32 y 42, “la opositora al contar con la condición de notoria goza una mayor protección” y al concederle el registro a UNE, se atentaría con la distintividad del signo previamente registrado, perdiendo su posición exclusiva en el mercado.
En el análisis comparativo de los signos enfrentados , la autoridad identificó que evidentemente eran idénticos gramatical y fonéticamente. Además puso de manifiesto el alto grado de distintividad que tienen las marcas notorias, generando un grado de identificación importante en el sector en el que están inmersas. En la resolución de primera instancia se dejó constancia que la decisión no estaba en firme por lo que ante ella procedía el recurso de apelación.
Sin embargo, la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones no presentó respuesta a la oposición de McDonald’s y por el contrario, en el expediente de la SIC aparece un documento de renuncia a las pretensiones expuestas en la solicitud de registro por parte de la compañía.
McDonald’s es considerada la cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo. En Colombia y América Latina es operada por la compañía Arcos Dorados. El producto Cajita Feliz ha sido considerado como “esencial para el desarrollo de la cadena, al ser la mayor atracción del público infantil”.
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