Seis bufetes se pelean por las 20 firmas más valiosas

Dentro de las 20 registradas por la publicación de 2013, solo seis no tienen registrada su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Entre el bufete Lloreda Camacho & Co y Brigard & Castro se reparten 13 de las 20 empresas más grandes en el mundo con registro en Colombia. 

Por su parte, Rodríguez & Cavelier registró las marcas AT&T y Vodafone; Álvaro Castellanos M & Cia hizo lo mismo con Verizon; Castillo & Grau solicitó ante la SIC a la alemana SAP y al banco Hsbc. Por último, Pedro Castillo Pineda & Associates pidió el registro de BMW. 

Se debe mencionar que no todas las oficinas de abogados, que en su momento solicitaron el registro de la marca, son hoy en día sus representantes legales.

Lloreda Camacho & Co nació en 194, su filosofía se basa en “el ejercicio del derecho en forma preventiva y el profundo conocimiento de sus clientes”. Alicia Lloreda, socia de la oficina, asegura que “la SIC es muy estricta al declarar la notoriedad de la marca: debe ser ampliamente reconocida por el público colombiano. Sirve como argumento ante futuras oposiciones y al momento de presentar acciones legales”.

Bajo el amparo de Lloreda Camacho & Co se solicitó el registro de Apple, IBM, UPS, MasterCard y Disney. Hoy en día, IBM y UPS no hace parte de sus clientes, pero en su momento fueron quienes presentaron la solicitud ante la Superindustria.

Por otra parte, la oficina Brigard & Castro comenzó en el año de 1934 como área de práctica en asuntos de Propiedad Intelectual de la firma Brigard & Urrutia, y presentó ante la SIC las marcas de Google, McDonald’s, Coca-Cola, Microsoft, Marlboro, Visa, Amazon y Toyota. 

Catalina Gómez, miembro de la oficina, asegura que si bien la notoriedad de la marca no es indefinida, sino solo dentro del periodo de tiempo que da la Superintendencia, el concepto se usa de manera defensiva. Para conseguirlo, “hacemos seguimiento mes a mes a las marcas nuevas para que ninguna esté infringiendo los derechos de nuestro clientes”.

El abogado especialista en propiedad intelectual, Emilio García, afirma que “cuando una autoridad competente, como lo es la SIC, reconoce que una marca es notoriamente reconocida, se rompen dos principios: especialidad y territorialidad”. 

El primer principio debe entenderse como la protección a una marca solo para la clase de productos o servicios que solicita. Es decir, que puede haber una marca para diferentes empresarios pero que protegen servicios diferentes. Por ejemplo, la expresión ‘corona’ en Colombia distingue cerveza, chocolate, sanitarios, molinos y zapatos. 

Este caso se permite porque el régimen marcario previene que el consumidor no se vaya a confundir; pero solo sucede con las marcas convencionales. Las marcas notoriamente reconocidas se protegen de una manera especial.

En cuanto al principio de territorialidad, las marcas se protegen en un inicio en el país donde se radica la solicitud, cuando la entidad da un título marcario; razón por la cual puede haber más de una marca con la misma expresión pero en diferentes territorios, no así cuando la marca es notoria. 

El caso más reciente es el de la cadena estadounidense de almacenes Walmart, que es reconocida en Colombia pero no se ha registrado. 

Si un tercero quiere registrarla, el titular puede pedir que se niegue el registro por razones como la existencia de televisión satelital o el amplio flujo de colombianos que viajan a los Estados Unidos.

Además, los titulares tienen registradas las marcas en más de una clasificación internacional de Niza. Por ejemplo, Disney está registrada en la clasificación de las editoriales, y en la clase 14 que constituye metales preciosos.

El proceso de renovación, en comparación con el tiempo que se demora el registro de una marca, es muy corto. Solo se necesitan dos semanas entre la solicitud de renovación, el pago de la tasa y la confirmación por parte de la SIC.

En total, los apoderados de las compañías tienen hasta un año para hacer la renovación del registro marcario. Seis meses antes de la caducidad del vencimiento del registro, y medio año más como periodo de gracia.

Los abogados que hablaron con LR afirman que es muy sencillo renovar su registro; sin embargo, hay algunas de estas marcas a las que les queda poco tiempo para cumplir la caducidad de la marca.

“Para nosotros es un honor y una responsabilidad enorme tener como clientes a estas marcas, así lo tomamos. Por eso tenemos un equipo que las protege de terceros inescrupulosos, y para eso es muy importante la notoriedad de las expresiones”.

“El concepto de notoriedad, en el registro marcario, se usa de manera defensiva; es decir, si quiero oponerme. Por esta razón, hacemos seguimiento mes a mes a las marcas nuevas para que ninguna esté infringiendo los derechos de nuestro clientes”.